¿Qué hacer ante el citatorio de una junta de avenencia en INDAUTOR?

Las juntas de avenencia son un medio alternativo de solución de controversias relacionadas con los derechos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor en adelante LFDA.

Dichas juntas son usadas comúnmente por las Sociedades de Gestión Colectiva en adelante SGC (SACM, ANDI, SOMEXFON, CEMPRO entre otras) o por titulares de derechos que actúan por si mismos o por medio de un representante legal, cuando alguna persona ya sea física o moral está utilizando sus derechos o los de sus agremiados o socios sin pagar la remuneración correspondiente por el uso de éstos (regalías).

En muchas ocasiones previo a la junta de avenencia han existido acercamientos por parte de estas SGC o titulares de derechos con los usuarios, sin embargo al no encontrar una respuesta positiva se ven en la necesidad de solicitar al INDAUTOR una junta de avenencia para intentar negociar el pago de las regalías correspondientes.

Dentro del acuerdo en donde se cita a una junta de avenencia viene inmerso un apercibimiento, el cual consiste en una multa que va de los 100 a 150 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en caso de no asistir a dicha junta.

El objetivo principal de dichas juntas es llegar a una negociación para el pago de dichos derechos.

Lo recomendable en caso de tener un citatorio por parte de INDAUTOR para llevar a cabo una junta de avenencia es hacer lo siguiente:

Previo a la junta de avenencia:

  • Verificar si dentro de nuestra actividad comercial hacemos uso de música o videos para amenizar nuestro negocio o hacemos uso de alguno de los otros derechos protegidos por la LFDA (Reservas de Derechos, Imagen de la persona retratada, uso de señales de un organismo de radiodifusión entre otros).
  • Revisar si tenemos o no una licencia para el uso de dicha música, videos u otros derechos contemplados en la LFDA.
  • Comprobar que la SGC este registrada ante el INDAUTOR y no se trate de un sindicato.
  • Asegurarse que el citatorio o acuerdo este dirigido a nuestra persona o empresa.
  • Buscar asesoría especializada en el tema, para lograr una mejor negociación.
  • Asistir puntualmente el día y la hora señalados para evitar una multa a nuestra persona o negocio.

Dentro de la audiencia o junta de avenencia:

  • Si no contamos con asesoría especializada, es necesario escuchar con atención al representante de la Sociedad o en su caso al representante del titular de los derechos para conocer con exactitud sus pretensiones. En caso de contar con asesoría especializada, el abogado que los represente al conocer la situación particular sabrá que es lo más conveniente para cada asunto.
  • Solicitar que se muestren los documentos con los cuales comprueba la titularidad de los derechos que reclama a su favor (muchas veces las SGC tienen los catálogos de sus agremiados o socios en sus páginas WEB y deben estar por obligación a disposición dentro de sus oficinas).
  • Si se tienen licencias previamente otorgadas, mostrarlas al representante de la SGC o del titular de los derechos, para comprobar el uso autorizado de los derechos.
  • Si no se tiene licencias y se desean adquirir, negociar con el represéntate la tarifa a pagar, es importante destacar que todas las tarifas (publicadas por el INDAUTOR y las de las SGC o de los titulares de derechos) son negociables.
  • En caso de no llegar a un arreglo en este primer acercamiento se puede optar por diferir la audiencia o dejar a salvo los derechos para hacerlos valer en el tiempo y por los medios que más convengan a las partes.

Como podemos observar se trata de un procedimiento de amigable composición, en donde las partes pueden llegar a una negociación, sin necesidad de agotar un procedimiento litigioso, ya sea administrativo o judicial.

La recomendación mayor no puede ser otra que el respeto a los derechos de los terceros (autores, artistas, organismos de radiodifusión, productores de fonogramas o videogramas, editores de libros, entre otros) y que mejor que pagando sus regalías, recuerda que los autores con su arte le dan sentido a la vida.

Diferencias entre Derechos de Autor y Reservas de Derechos al uso Exclusivo. Análisis de un caso en concreto.

Datos de localización de la sentencia:

Juicio de Amparo Directo: D.A. 811/2012

Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Fecha: 15 de febrero de 2012

Mediante el siguiente análisis de la sentencia enumerada en el epígrafe del presente se intenta dar a conocer una serie de irregularidades en las cuales algunos de nuestros más altos tribunales (jerarquía) han caído en materia de derecho intelectual, para lo cual se ha dividido en tres etapas la primera refiere los antecedentes que llevaron a la parte agraviada a interponer el juicio de amparo directo; la segunda muestra la motivación de la sentencia en la cual se detallan las consideraciones que realizó sobre el caso el Tribunal Colegiado antes enunciado, y en la tercer etapa se da al lector un panorama más amplio sobre las figuras involucradas en la sentencia antes referida.

Etapa I.

Por escrito presentado el día 12 de julio de 2012, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por derecho propio, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fecha 8 de junio de 2012, dictada por la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, dentro del juicio contencioso administrativo federal número 1837/10-EPI-01-9.

Dicho escrito de amparo directo fue admitido en fecha 20 de noviembre de 2012 por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La parte actora consideró violadas las garantías constitucionales enumeradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Etapa II.

En la motivación de la sentencia el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mencionó lo siguiente:

 “SEPTIMO… El punto toral a dilucidar en el presente asunto es establecer lo qué se debe entender por la facultad de usar y explotar, la reserva de derechos en controversia, dado que el quejoso señala que para que se diera el uso de la reserva controvertida es necesario que el actual titular de la reserva de derechos, se hubiese caracterizado del personaje ********  a fin de demostrar las características físicas del mismo y mediante la actuación, las características psicológicas, es decir luchando y no posando en revistas, pues insiste el quejoso, que no hay otra forma de usar el personaje más que dándole vida al mismo.

Ahora bien, es importante establecer el marco normativo del Derecho de Autor, para lo cual se transcriben los artículos 11,21, 27 y 29 de la Ley Federal de Derecho de Autor, los cuales disponen:…”

“… De acuerdo a los preceptos citados, los derechos de autor, protegen a) derechos morales y, b) derechos patrimoniales; siendo que los primeros son conferidos de manera primigenia al autor como perpetuo titular de éstos, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, asimismo, el ejercicio de los derechos morales corresponde al creador de la obra y a su herederos y en ausencia de éstos corresponderán al Estado; por su parte los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias o artísticas al autor heredero o adquirente por cualquier título…”

“… Por su parte, el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé:

´Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

[..]´.

Del contenido del precepto citado se aprecia que la reserva de derechos es la facultad de usar y la facultad de explotar de forma exclusiva, título, nombre, denominaciones, características físicas, y psicológicas distintivas o características de operación originales, aplicados de acuerdo a su naturaleza, a diversos géneros en el que encontramos a los personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.

La reserva de derechos , entendida como  una categoría más de derechos de autor, protege la materia intangible, siendo ésta la idea creativa o artística y cuya naturaleza es la de derechos morales; y por otro lado, de carácter patrimonial derivado de su materialización.

De tal suerte, corresponde al autor una dualidad de derechos en relación a su carácter subjetivo y otro atendiendo a la cuestión objetiva en la que se plasma su idea creativa de manera tangible; contando así, por un lado, con derechos patrimoniales, a través de los cuales puede obtener beneficios de naturaleza económica, como la cesión de derechos por su reproducción; a obtener regalías o por su venta como un bien material; así como derechos de naturaleza moral, tales como la integridad y paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación.

Lo anterior permite establecer, que en relación con LA RESERVA DE DERECHOS los derechos morales  son aquellos que permiten a los autores el uso y disfrute de los mismos, y  los derechos patrimoniales permiten la explotación de las obras literarias y artísticas al autor, heredero o adquirente por cualquier título…”

“… Esta connotación que le da la Sala del conocimiento, se comparte por este Tribunal, en sentido de que, ‘la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar’, se refiere propiamente a la utilización del personaje, esto es a la facultad de usar y disfrutar, entendido como derecho moral y la facultad de explotar como un derecho patrimonial; en el primero no existe una cuestión de lucro y en el segundo relativa a la explotación sí.

Luego, de la interpretación del hoy quejoso, le pretende otorgar a la parte del artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, es incorrecta cuando señala que: ‘la reserva de derechos es la facultad de usar…’ se debe entender al uso liso y llano que debió de haber efectuado el titular de la reserva; cuando lo cierto es que, la facultad de usar se refiere a la capacidad del titular de usar y disfrutar la reserva de derechos, como titular de derechos morales, en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Derechos de autor, pues en todo tiempo tiene la facultad de:

  1. I.       Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
  2. II.     Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
  3. III.   Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
  4. IV.   Modificar su obra;
  5. V.     Retirar su obra del comercio, y
  6. VI.   Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Por lo tanto, es infundado el concepto de violación del quejoso cuando señala que no hay prueba alguna de la que se desprenda que el señor ********** se caracterice de ********, que luche o haya luchado en algún momento; porque como antes se dijo, el artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, cuando señala ‘la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar’,  no se refiere al ‘uso’ en el sentido liso y llano, sino se refiere a la capacidad de usar y disfrutar tal prerrogativa, en su carácter de titular de derechos morales, o como lo dijo la Sala, la facultad de usar es servirse del personaje, sin que exista la condición de obtener ganancias.

De manera que dicha facultad de usar y disfrutar, se refiere a la capacidad del titular de la reserva de derechos, de determinar la divulgación de su obra, exigir el respeto a su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación, incluso modificar su obra, derecho que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el autor es el perpetuo titular de éstos, teniendo el carácter de inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables…”

“… Bajo este contexto, debe decirse que el autor de la reserva de derechos que nos ocupa, tiene la facultad de exigir el respeto a la integridad de la obra, la paternidad de la misma y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación como artista, derivados de la integridad de la obra, en términos de los derechos morales que le asisten como derecho de autor; aquí está inmersa la ‘facultad de usar’, y no en la connotación lisa y llana que señala el quejoso…”

Etapa III.

Es importante destacar que la Litis en el presente caso es dilucidar qué se entiende por uso y explotación de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo sobre un personaje humano de caracterización. Sin embargo de la transcripción anterior podemos deducir que el Tribunal Colegiado de Circuito confunde dos figuras jurídicas las Reservas de Derechos al uso Exclusivo y el derecho de autor.

Por un lado, tenemos al derecho de autor y por el otro las Reservas de Derechos al uso Exclusivo. Al primero el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor lo define como: “Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.” (Negritas nuestras) Del numeral antes transcrito podemos advertir que el Estado Mexicano reconoce a los autores de obras literarias y artísticas determinados derechos (privilegios) de carácter personal[1] mismos que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, irrenunciables[2] y perpetuos[3] a su vez concede a los autores derechos patrimoniales[4] o económicos los cuales a diferencia de los morales si se pueden transferir a terceros[5] y tienen una vigencia de la vida del autor más 100 años a partir de la muerte de éste.[6]

En cuanto a las Reservas de Derechos al uso Exclusivo, éstas se encuentran reguladas en el Título VIII, Capítulo II de la Ley Federal del Derecho de Autor, denominado De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, las cuales se definen en el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor de la siguiente forma: “Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.” Como podemos observar del artículo antes transcrito el objeto de protección de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo es totalmente diverso al del Derecho de Autor, toda vez que éste protege las obras creadas por autores y las Reservas de Derechos al uso Exclusivo protegen títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicadas a los distintos géneros de éstas, a cuyos titulares les otorga un derecho de uso y explotación de forma exclusiva.

Las principales diferencias que existen entre las Reservas de Derechos al uso Exclusivo y el Derecho de Autor son en primer lugar el objeto de protección ya que el derecho de autor protege obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones en términos de los artículos 3, 5, 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en cambio la Reservas de Derechos al uso Exclusivo en general protegen otras creaciones intelectuales de conformidad con los géneros previstos en el artículo 173 de la Ley Autoral Mexicana como otro derecho de propiedad intelectual con un tratamiento jurídico diverso al derecho de autor, otra de sus diferencias la encontramos en los efectos de sus registros, toda vez que el registro de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor[7] tiene efectos meramente declarativos[8] en cambio el registro de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo tiene efectos constitutivos,[9] de igual forma la vigencia de los derechos en ambas figuras es distinta como quedó asentado en párrafos precedentes tratándose del Derecho de Autor existe una dualidad en los elementos que lo integran, los derechos morales y patrimoniales, los primeros  son perpetuos e imprescriptibles y los segundos  tienen una vigencia de la vida del autor más 100 años, en cuanto a las Reservas de Derechos tratándose de Publicaciones y Difusiones periódicas será de 1 año a partir de su otorgamiento[10] por lo que hace a los nombres artísticos, personajes y promociones publicitarias serán, de 5 años[11], todas las anteriores con excepción de las promociones publicitarias pueden ser renovadas por periodos sucesivos iguales,[12] otro aspecto importante a tratar son los medios de impugnación existentes para ambas figuras, toda vez que la impugnación de un certificado de Registro de Obra se lleva a cabo ante los Tribunales Federales del Poder Judicial, en cambio las reservas de derechos al uso exclusivo pueden impugnarse mediante un proceso de nulidad[13] o cancelación[14] según sea el caso, ante la Dirección de Reservas de Derechos[15] del Instituto Nacional del Derecho de Autor,[16] por último consideramos importante la diferencia que existe en la titularidad sobre ambas figuras tratándose de los derechos morales de autor siempre será una persona natural[17] y para el caso de los patrimoniales será el mismo autor de forma primigenia pero puede transferirlos inter vivos mediante contratos[18] a terceros, ya sean personas naturales o jurídicas y mortis causa a sus herederos, los cuales pueden a su vez transferirlos a terceros tal y como lo haría el autor en vida o excepcionalmente pasaran al Estado, por lo que hace a las Reservas de Derechos al uso Exclusivo estas pueden tener como titulares a las personas naturales o jurídicas, y pueden cederse en cualquier momento durante su vigencia a terceros.

De las diferencias antes enunciadas que existen entre ambas figuras jurídicas llegamos a la conclusión de que si bien éstas se encuentran en la misma Ley (Ley Federal del Derecho de Autor), son totalmente distintas, por lo tanto consideramos que el Tribunal Colegiado se confunde al momento de resolver el amparo directo, ya que otorga o reconoce derechos inexistentes al titular de una Reserva de Derechos al uso Exclusivo, los cuales pertenecen únicamente a los autores (creadores de obras literarias o artísticas) como ha quedado asentado en el presente trabajo.


[1] Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita; II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; IV. Modificar su obra; V. Retirar su obra del comercio, y VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.
[2] Artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[3] Artículo 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[4] Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras: a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y c) El acceso público por medio de la telecomunicación; III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: a) Cable; b) Fibra óptica; c) Microondas; d) Vía satélite, o e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley; V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.
[5] Artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[6] Artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[7] Artículo 3.- Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.
[8] Artículo 59 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor: El Registro se considera de buena fe y la inscripción comprenderá los documentos que, bajo protesta de decir verdad, presenten los promoventes. Las inscripciones y anotaciones hechas ante el Registro son declarativas y establecen una presunción legal de titularidad en favor de quien las hace, pero no son constitutivas de derechos.
[9] Artículo 174.- El Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior.
[10] Artículo 189.- La vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición. Para el caso de publicaciones periódicas, el certificado correspondiente se expedirá con independencia de cualquier otro documento que se exija para su circulación.
[11] Artículo 190.- La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición cuando se otorgue a: I. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos; II. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, o III. Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.
[12] Artículo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
[13] Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando: I. Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite; II. Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento, sean esenciales para su otorgamiento; III. Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.
[14] Artículo 184.- Procederá la cancelación de los actos emitidos por el Instituto, en los expedientes de reservas de derechos cuando: I. El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violación a una obligación legal o contractual; II. Se haya declarado la nulidad de una reserva; III. Por contravenir lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, se cause confusión con otra que se encuentre protegida; IV. Sea solicitada por el titular de una reserva, o V. Sea ordenado mediante resolución firme de autoridad competente.
[15] Artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor: Son atribuciones del Director de Reservas de Derechos: … VI. Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos de declaración administrativa de nulidad o cancelación de reservas, promovidos por los usuarios, y, cuando proceda, iniciar los mismos de oficio o a petición del Ministerio Público de la Federación…
[16] Artículo 103.- El Instituto, como autoridad administrativa en materia de derechos de autor, tendrá las siguientes facultades:… X. Substanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad…
[17] Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.

[18] Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

Google juez y parte: castiga a Expedia por prácticas abusivas de posicionamiento pero vende marcas como palabras clave.

Hace unos días algunos medios periodísticos afirmaron que Google castigó a Expedia, uno de los gigantes Estadounidenses en el mercado de “agencias de viajes en línea”, por usar prácticas abusivas en el posicionamiento -conocidas como “Black Hat SEO“- a efecto de tener un mejor lugar en los resultados de búsqueda (search rankings). Entre estas estrategias se encuentran las siguientes:

  • Crear otros sitios web que contengan enlaces al sitio web principal (Expedia);
  • Repetir de manera abusiva la misma palabra clave en el sitio web principal;
  • Colocar en texto oculto las palabras clave en el sitio web principal;
  • Intercambio de enlaces pagado con otros sitios web.

El castigo de Google consistió en quitar el crédito de muchos, o tal vez de todos estos enlaces, de su motor de búsqueda. Esto provocó la pérdida de un 25% de su visibilidad en los resultados de búsqueda, lo que supuso que Expedia se mostrara hasta en la tercera página de resultados.

La consecuencia fue que en una semana el valor de las acciones de Expedia se desplomaron más de un 4%, bajando su capitalización en $581 millones de dólares.

Por otra parte, desde el año 2000 los clientes del servicio de AdWords de Google pueden comprar cualquier cantidad de términos de búsqueda específicos (palabras que la gente escribe en una barra de búsqueda de Google) en un esfuerzo por dirigir el tráfico o atención a su página web. Los enlaces pagados aparecen arriba o al costado derecho de los resultados normales de búsqueda. No es necesario ser dueño de una marca para poder comprar dicho término como medio publicitario. Al uso razonable de esta práctica se le conoce como “keyword advertising“, pero cuando es usada para beneficiarse de búsquedas de marcas de la competencia, se le llama “competitive keyword advertising“.

Este modelo de negocios es considerado como una práctica abusiva por muchos abogados especialistas en propiedad intelectual, pues consideran que Google (y otros buscadores que pueden hacer uso de técnicas similares) está provocando confusión entre los consumidores que están buscando una marca pero se encontrarán con resultados patrocinados de la competencia o empresas ajenas a la que están buscando. Con frecuencia Google es demandado en Estados Unidos por “violación de marca” por vender como palabras clave las marcas registradas a la competencia o a cualquier individuo que desee hacerlo.

Para fortuna de Google, la mayoría de los tribunales han determinado que la compra de “palabras clave competitivas” no constituye infracción de marca. En el caso “CollegeSource, Inc. v. AcademyOne, Inc.“, la Corte del Noveno Circuito rechazó el reclamo del CollegeSource de “infracción de marca por uso de palabras clave con fines publicitarios” examinado: (1) si habría significativa confusión entre los consumidores debido a los anuncios de palabras clave (promovidos a través de Google); (2) si el patrocinador del enlace se identificó claramente; y (3) si el “área de búsqueda” era una en donde los consumidores tendrían un incentivo para hacer una investigación cuidadosa antes de hacer cualquier decisión de compra. La Corte determinó que no había infracción de marca porque AcademyOne claramente se identifica como un patrocinador de la publicidad resultante, y además, los estudiantes son propensos a realizar una investigación significativa para tomar decisiones relacionadas con la inscripción a universidades.

A ti mi estimado lector, particularmente si te dedicas a la mercadotecnia o si eres abogado, ¿te gustaría que tu competencia pueda “comprar tu marca” como palabra clave en Google? ¿qué opinas si consumidores potenciales te están buscando pero antes de los resultados de búsqueda aparece tu competencia directa como resultado patrocinado? ¿te parece una práctica justa o razonable el que Google pueda vender tu marca como palabra clave?

Más información sobre este tema:

8 preguntas frecuentes sobre nombres de dominio.

Existe mucho desconocimiento y dudas sobre temas legales relacionados con nombres de dominio. También hay algunos fraudes bien conocidos como el correo que muchos reciben de una “autoridad asiática” de nombres de dominio que te contacta para avisarte que alguien quiere registrar tu marca como nombre de dominio en China, Japón u otro país asiático. En ocasiones recibimos correos amenazantes de un despacho de abogados donde nos exigen dejar de usar y transferir nuestro nombre de dominio a su cliente (por una supuesta violación a marcas registradas).  ¿Qué hacer ante estas situaciones? A continuación comparto algunas preguntas frecuentes sobre estos temas.

1. Si alguien registró mi marca como nombre de dominio, ¿puedo recuperarlo?

Si (1) tienes una marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, una denominación de origen o una reserva de derechos que es idéntica o similar en grado de confusión al nombre de dominio, y quien registró dicho dominio (2) no tiene derechos o intereses legítimos en él y (3) lo registró o usa de mala fe, entonces tendrás todos los elementos suficientes para recuperar tu nombre de dominio a través de una disputa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2. Tener una marca registrada, ¿es garantía suficiente para ganar una disputa o recuperar un nombre de dominio?

No. Para ganar un caso ante la OMPI hay que probar los 3 supuestos mencionados en la respuesta anterior. En otras palabras, si el titular del nombre de dominio que deseas demandar (1) tiene una marca registrada idéntica al nombre de dominio, o (2) tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, o (3) registró o usa el nombre de dominio de buena fe, entonces no será posible recuperar el dominio a través del mecanismo de disputas de la OMPI.

3. ¿Por qué alguien registró mi marca como nombre de dominio? ¿Qué interés pueden perseguir los que hacen esto?

Los objetivos pueden ser muy variados: puede ser un competidor suyo que desea impedir que usted tenga presencia en la web, puede ser alguien que registró el dominio para después intentar vendérselo al dueño de la marca o tal vez sea alguien que solamente desea ganar dinero haciendo publicidad (pay per click) en un sitio web con un nombre de dominio “popular” o que sabe que recibirá visitas. En cualquiera de los supuestos anteriores, es posible recuperar el nombre de dominio a través del mecanismo de disputas ante la OMPI.

4. Si me demandaron ante la OMPI para quitarme mi nombre de dominio, ¿qué debo hacer? 

Contactar inmediatamente a un abogado especialista en propiedad intelectual y/o derecho informático, pues el plazo para responder la demanda es de 20 días. El proceso de recolección de pruebas y preparación de la contestación a la demanda es tardado, por lo mismo cuanto más tiempo se tenga, mejor.

5. Registré y uso un nombre de dominio de buena fe, pero no tengo marca registrada, ¿puede alguien que tenga una marca registrada (idéntica o similar) quitármelo?

No. Si (1) registraste y usas el nombre de dominio de buena fe y (2) tienes derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, cualquiera que te demande ante la OMPI seguramente perderá el caso (suponiendo que contestes adecuadamente la demanda). Existe la práctica abusiva de disputar nombres de dominio cuyo titular no tiene marca registrada. Por ejemplo, alguien detectó que un nombre de dominio era popular, no encontró marca registrada y acudió ante la autoridad a hacer dicho registro, para una vez que lo obtenga ir con el titular del nombre de dominio para amenazar con demandarlo y tal vez llegar a un acuerdo económico para que le compren la marca. Esta práctica es castigada por los panelistas de la OMPI (suelen desestimar las demandas frívolas basadas en este tipo de hechos) y es conocida como “pirateo inverso de nombres de dominio”.

6. ¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?

Nunca debe contestarse este tipo de cartas sin la asesoría de un abogado especialista en esta materia. Si las amenazas de los abogados no tienen sustento legal, no hay nada de qué preocuparse. No haga caso de términos perentorios (“si no me contesta y accede a nuestras pretensiones en X días, ¡lo vamos a demandar!), ni amenazas similares. Consulte un abogado antes de tomar cualquier decisión, pero sobre todo, antes de establecer cualquier tipo de comunicación con quienes lo están amenazando.

7. ¿Qué hacer si alguien quiere negociar o venderme un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una de mis marcas?

Es importante nunca entablar ningún tipo de comunicación con este tipo de personas, sin la previa asesoría de un abogado especialista. Toma en cuenta que una “negociación” de compra-venta de nombre de dominio puede arruinarte toda posibilidad de éxito en un caso de disputa ante la OMPI.

Además, si decides pagarle al “pirata”, solo estarás fomentando la práctica de ciberocupación (registro abusivo de marcas registradas como nombres de dominio), y tal vez luego la misma persona intente registrar más dominios iguales o similares a tus marcas, pues sabe que ¡tú pagas por ellos!

8. ¿Se puede hacer algo si mi ex-diseñador web, ex-proveedor de hosting o ex-empleado “secuestró” mi nombre de dominio?

Si es un nombre de dominio .mx si es posible. Existe un mecanismo especial para resolver esta clase de disputas para nombres de dominio .mx denominado “Disputas por Titularidad”. Es sumamente rápido y no tiene costo en NIC México. Si cuentas con pruebas claras (por escrito) en donde se demuestre que tú le diste la instrucción y pagaste a esa persona para registrar y/o administrar el nombre de dominio, es muy probable lo puedas recuperar mediante este procedimiento.

Comentario a tesis de jurisprudencia (aislada) sobre la competencia en la impugnación de un registro de obra

 “Novena Época, Registro: 168156, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.169 A, Página: 2682.

DERECHOS DE AUTOR. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN QUE SE IMPUGNE LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.

El artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin denominarla expresamente, prevé una acción para poder impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, estableciendo una competencia exclusiva a favor de los tribunales federales para conocer de dichas controversias, en las que el Instituto Nacional del Derecho de Autor deberá tener necesariamente el carácter de parte demandada. Interpretada la norma citada junto con los artículos 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 24, fracciones IV y VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen, por un lado, la competencia específica de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de aquellas controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas y, por el otro, que por razón de territorio es tribunal competente el del domicilio del demandado tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales, así como el del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público de la Propiedad; de ahí que cuando la acción que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación, es indudable que tales juzgadores tienen competencia para resolver esa clase de asuntos, resultando innecesario, atento a los principios de primacía y especialidad de la ley, acudir a fuentes diversas de derecho para dilucidar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de dichos juicios.” (Énfasis agregado)

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 191/2008. Productos Milken de México, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.”

De la tesis anterior podemos desprender que la vía idónea para la impugnación exclusivamente de una inscripción de obra en el Registro Público del Derecho de Autor es la judicial, a través de los jueces de distrito en materia administrativa, lo anterior derivado de una interpretación armónica del Título XI, Capítulo I denominado Del Procedimiento ante autoridades Judiciales, en específico del artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor que reza lo siguiente: Artículo 214 En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el instituto y solo podrán conocer de él los tribunales federales. Del anterior artículo se desprende que el legislador decidió que los actos administrativos emitidos por la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor tratándose de constancias, anotaciones o inscripciones sean impugnadas por una sola vía la  judicial y no la administrativa, y sin que sea materia concurrente como ocurre con el artículo 213 del mismo ordenamiento, es decir sólo a nivel federal, toda vez que en el texto de dicho artículo aparece la frase “solo podrán conocer de él los tribunales federales”, refiriéndose de conformidad con la denominación del capítulo I, del Título XI estrictamente a las autoridades judiciales, como se podrá observar en los demás artículos que integran el capitulado (artículo 213 a 216 bis) que regulan las acciones civiles concurrentes, las competencia penal federal, la obligación de dar aviso al Instituto Nacional del Derecho de Autor de cualquier juicio y la reparación del daño.

Al respecto, el actual artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, vigente desde el 24 de marzo de 1997, tuvo como antecedentes los previstos en:

LEY O DECRETO TÍTULO O CAPITULO ARTICULO CONTENIDO
Ley Federal Sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1948, en vigor desde el día 29 de enero de 1948. Capítulo VIDe los tribunales y procedimiento 127 En todo juicio de nulidad de registro será parte la Secretaria de Educación Pública y solamente podrá conocer de ellos los Tribunales Federales.
Ley Federal Sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1956, en vigor desde el 30 de enero de 1957. Capitulo VIIIDe las competencias y procedimientos 143 En todo juicio de nulidad de una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte la Secretaria de Educación Pública y solo podrán conocer de ellos los Tribunales Federales.
Decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor de fecha 21 de diciembre de 1963 que cambió su denominación por Ley Federal de Derechos de Autor, en vigor desde 22 de diciembre de 1963. Capítulo IXDe las competencias y procedimientos 149 En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte la Secretaria de Educación Pública y sólo podrá conocer de él los Tribunales Federal

Del cuadro comparativo anterior, podemos observar que el legislador siempre ha considerado como única autoridad competente para la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor a los tribunales federales del Poder Judicial, toda vez que desde 1948 se definió la competencia exclusiva para conocer de una acción de impugnación del acto administrativo registral, sin que el actual artículo 214 de la Ley disponga un término o plazo para proceder con la acción ante un Juez de Distrito.

No obstante la claridad de la norma y definición de la competencia mediante la tesis transcrita, en la actualidad se ha permitido, aceptado o tolerado una vía diversa para impugnar una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, que es la acción administrativa mediante el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Actualmente la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual (en adelante SEPI) admite competencia para conocer de impugnaciones relacionadas con actos administrativos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, como lo es el registro de obras que realiza la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor, fundando su actuar en la Ley Orgánica de dicho Tribunal (Artículo 14, Fracción XI[1]) y en su Reglamento Interior (Artículo 23[2]) lo que podría ser cuestionable por diversos motivos, ya que si bien es cierto en su Ley Orgánica y Reglamento Interior se faculta a dicho Tribunal para conocer de actos administrativos emitidos por instituciones pertenecientes a la Administración Pública Federal, como lo es el INDAUTOR, no menos cierto es que la Ley Especial, en este caso la Ley Federal del Derecho de Autor a través de su artículo 214, establece competencia a favor de los tribunales federales judiciales para la impugnación de una constancia, anotación o inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor[3].

De acuerdo con lo anterior, consideramos que la SEPI tiene competencia para conocer de actos administrativos emitidos por el INDAUTOR[4], cuya afectación es directa para quien realiza un trámite como son las negativas o desechamiento a una solicitud de registro de obra, contrato, otorgamiento de reserva de derecho al uso exclusivo o asignación de números ISBN e ISNN, o por una resolución que no resulte favorable en un procedimiento de nulidad o cancelación de una reserva de derechos, de una declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor, de un recurso de revisión o en la emisión de una tarifa general o posiblemente hasta por la autorización o revocación de una sociedad de gestión colectiva, pero no en el caso específico de la emisión de certificado de registro de obra o una anotación marginal al mismo.

Para todos los casos enlistados cuya impugnación sin duda alguna es competencia de la SEPI, la parte interesada (solicitante del trámite o procedimiento, o contraparte en el procedimiento instaurado ante el INDAUTOR) tendrá el término de 45 días hábiles para promover el juicio contencioso administrativo federal, situación diversa y de la cual no es posible establecer un término, es la que se presenta con toda aquella persona cuyo interés jurídico es invalidar en su caso, el registro de una obra emitido en favor de un tercero.

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer de las impugnaciones mencionadas en el artículo 214 de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que la Ley Federal del Derecho de Autor es jerárquicamente superior a la Ley Orgánica de un Tribunal y a un Reglamento Interior, además de ser ésta una Ley Especial en materia de derechos de autor, misma que contiene los principios y lineamientos sobre la materia, pensar lo contrario se estaría en contra de la propia constitución del orden jurídico[5][6].


[1] Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

XI.- Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo…

[2] Artículo 23.- El Tribunal contará con una Sala Regional especializada en materia de propiedad intelectual, que se denominará “Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual”, con competencia en todo el territorio nacional y sede en el Distrito Federal.

Esta Sala Especializada tendrá competencia material para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI, XII XIV, penúltimo y último párrafos de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, o que tengan alguna injerencia en las citadas materias.

[3] Para conocer de la naturaleza jurídica del Registro de Obras del INDAUTOR ver: Guerra Zamarro, Manuel, “Las Funciones Registrales del Instituto Nacional del Derecho de Autor”, Obra conmemorativa del 75 Aniversario de la Ley de Justicia Fiscal, México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011, t. IV, pág. 188.

[4] Arteaga Alvarado, María del Carmen “Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia autoral”, Revista Mexicana del Derecho de Autor, México, Año 1, Núm. 1, Vol. 1, Abril-Junio, 2001, pp. 14 y 15.

[5] Tamayo y Salmorán, Rolando, “Interpretación Constitucional, La falacia de la Interpretación cualitativa” en Vázquez, Rodolfo (Comp.), Interpretación Jurídica y Decisión Judicial, 8va reimpresión, México, Fontamara, 2008, pp. 104-114.

[6] Ver: Tesis Aislada: Novena Época, registro 177210, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX , Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1529. “PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN.”

El mundo del entretenimiento en la Ley Federal del Derecho de Autor.

El mundo del entretenimiento se encuentra conformado por aquel conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura de forma masiva y en serie basada en la repetición constante de unos esquemas básicos que muestran una serie de situaciones y modelos irreales e inaccesibles en la gran mayoría de los casos; todo ello con una finalidad lucrativa entre los cuales encontramos a la televisión, la radio, los diarios y revistas, el cine, el teatro, la danza, la música entre otros.

Dicho mundo del entretenimiento está plasmado en distintas figuras jurídicas, de las cuales muchas de ellas se encuentran contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente. Por ello es tan importante como necesario su conocimiento por parte de los integrantes de este gremio, para de esta manera poder proteger y explotar al máximo sus derechos. Cabe mencionar que dentro de este ámbito se encuentran autores, compositores, productores, actores, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión, productores de videogramas y de fonogramas entre otros.

Sin duda el derecho de autor se encuentra inminentemente inmerso dentro del entretenimiento debido a la amplia cantidad de elementos que se manejan en ese ambiente; en él, se encuentran las obras, las cuales son protegidas desde el momento en que éstas se fijan en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, otorgando a su creador diversas prerrogativas de carácter moral y económicas.

Las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor son: literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica (obras audiovisuales), programas de radio, televisión, programas de cómputo, fotográfica y obras de arte aplicado (que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación).
Las prerrogativas otorgadas a las obras antes descritas son de tipo moral y económico. Las primeras (carácter moral) contemplan el respeto a la integridad de la obra (si ésta ha de ser divulgada o no y que se le otorgue la calidad de autor a su creador). Estas prerrogativas son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y perpetuas.

Hablando de las de tipo económico están la de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición, la comunicación pública, transmisión pública o radiodifusión, distribución entre otras. Estas tienen una vigencia de la vida del autor (más cien años después de su muerte), siendo al igual que las de carácter moral irrenunciables pero si transmisibles.

Por otro lado encontramos los denominados derechos conexos vecinos o afines. Son aquellos que tienen intima relación con el derecho de autor pero que no conforman obras, más bien son el medio por el cual se dan a conocer muchas de ellas; quienes los poseen son los actores, intérpretes o ejecutantes y es a través de éstos que los autores de obras intelectuales, tales como las dramáticas, musicales, dancísticas, cinematográficas o de programas de radio y televisión se dan a conocer por medio ya sea de su actuación en el caso de una obra dramática, de la interpretación de una obra musical o simplemente de la transformación de acordes musicales a sonidos por parte de un ejecutante.

Del mismo modo que a los autores, los titulares de derechos conexos gozan de protección por parte de la Ley Federal del Derecho de Autor. De entre los cuales se puede mencionar el derecho que tiene un actor, intérprete o ejecutante a la integridad de su actuación, interpretación o ejecución de una obra, asimismo a ser reconocido como el actor, interprete o ejecutante de ésta y a percibir regalías por las mismas.
En ese sentido, otros derechos conexos que contempla la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana se inclinan a favor de los editores de libros, para los cuales consagra derechos como son:

• El autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros.

• La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización.

• Y la primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros, mediante venta u otra manera.

De la misma forma ofrece protección a los productores de fonogramas, a los cuales otorga derechos como el autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación de éstos de forma directa o indirecta, la importación de copias de fonogramas hechas sin su autorización, la distribución pública del original y cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones, la adaptación o transformación del fonograma, el arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado este derecho a su favor los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

Por lo antes descrito dicha protección abarca a los productores de videogramas otorgando a su favor la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, la distribución y la comunicación pública de éstos.

En el caso de los organismos de radiodifusión, la Ley Federal del Derecho de Autor otorga protección a éstos, facultándolos para autorizar o prohibir respecto de sus emisiones la retransmisión, la transmisión diferida, la distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema, la fijación sobre una base material, la reproducción de las fijaciones y la comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

Otra figura relacionada con el entretenimiento es la denominada Reserva de Derechos al Uso Exclusivo consistente en la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

• Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

• Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

• Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

• Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

• Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección
tendiente a promover u ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio (se exceptúa el caso de los anuncios comerciales).

Es importante destacar que esta figura jurídica es única a nivel mundial e involucra aspectos culturales e industriales, su principal función consiste en proteger a las publicaciones y difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, personajes humanos de caracterización, personajes ficticios o simbólicos así como a las promociones publicitarias.

En este artículo solamente nos enfocaremos al análisis de las publicaciones y difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización ficticios o simbólicos y a las personas o grupos dedicadas a actividades artísticas debido a su estrecha relación con el mundo del entretenimiento.

Por ello debemos resaltar que si bien es cierto la figura jurídica de la reserva de derechos suele ser considerada similar a las marcas, su naturaleza y ámbito de protección es distinto. Esto debido a que la reserva va enfocada a la protección desde el punto de vista cultural y la marca es meramente comercial e industrial (en la cual no se toma en consideración el aspecto cultural e intelectual de la misma a diferencia de las reservas de derechos).

No obstante que con el paso del tiempo las reservas de derechos se han vuelto comerciales, no es este el objetivo principal de dicha figura, de ahí su integración a la Ley Federal del Derecho de Autor y no a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual como su nombre lo indica va enfocada a proteger derechos intelectuales utilizados en la industria.

Empezaremos entonces por las publicaciones periódicas. Estas se encuentran relacionadas con el mundo del entretenimiento (periódicos, revistas, guías entre otras), toda vez que son el medio escrito y tangible por el cual se dan a conocer diversas noticias de lo que pasa alrededor del entretenimiento y tiene por objeto proteger el título que el editor de las mismas les ha deseado otorgar; sin duda alguna las mencionadas tiene que ver con la creatividad de éste y tiene la función de diferenciarlo de los demás que se encuentran en el mercado, dicho título debe ser por lo más vistoso y distinto de otros de su mismo género y especie. A estos títulos la Ley Autoral mexicana otorga una protección de un año pudiendo ser renovados por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando se realice la comprobación fehaciente de dicho título ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, la cual consiste en presentar ejemplares de las publicaciones en donde sea inmediatamente percibido dentro de las portadas de las mismas el título reservado para así cumplir su función como tal. Es dable destacar que el espíritu de esta reserva en particular fue que la misma sea obtenida por los editores, ya que estos son los que realizan la edición de publicaciones periódicas, sin embargo la misma puede ser obtenida por cualquier persona ya sea natural o jurídica.

En el caso de las difusiones periódicas, dentro de las cuales encontramos a los programas de radio y de televisión así como a las difusiones vía red de cómputo, en cuanto a la protección que ofrece la Ley Federal del Derecho de Autor, a éstas les otorga exclusividad sobre el título de la misma, su vigencia será de un año y puede ser sujeto a renovación por periodos iguales siempre y cuando sea comprobado su uso fehaciente ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Cabe resaltar que esta figura jurídica va dirigida a los organismos de radiodifusión ya sea análogos o por internet y por lo tanto son quienes pueden utilizar dichas reservas de derechos, no obstante que el solicitante puede ser cualquier persona física o moral.

Por su parte, en lo que hace referencia a los nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, esta tiene por objeto dar exclusividad sobre el nombre o la denominación reservada a personas que se encuentren desarrollando una actividad artística (pueden ser los propios autores de obras artísticas, así como los actores, intérpretes y ejecutantes) que a través de su actividad den a conocer sus nombres que no necesariamente son el real sino por el contrario suelen ser nombres derivados de su creación intelectual y que sirve además para diferenciarlos de otras personas que se dediquen al mundo artístico. Para este tipo de reservas de derechos la Ley Autoral mexicana brinda protección y exclusividad sobre los mismos durante un periodo de cinco años (el cual al igual que en las publicaciones y difusiones periódicas es renovable por periodos iguales de manera indeterminada previa comprobación fehaciente del uso de la denominación reservada tal y como fue otorgada).

Tratándose de reservas de derechos que protegen a los personajes ya sea humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, la Ley Federal del Derecho de Autor brinda protección no solo a los nombre de éstos sino también a las características físicas y sicológicas de los mismos entendiendo por las primeras los rasgos físicos, faciales, color de cabello, color de ojos, raza, edad, sexo, vestuario, colores, entre otras y por sicológicas aquellas que tengan que ver con el comportamiento o la forma de ser del personaje verbigracia si es entusiasta, depresivo, alegre, melancólico, violento, valiente, enojón entre otras. En el caso de estas reservas de derechos la Ley Autoral brinda exclusividad y protección durante cinco años los cuales al igual que en las reservas de derechos antes mencionadas son renovables por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando se demuestre el uso de dicho nombre y características físicas y sicológicas de manera fehaciente independientemente del área en que se esté utilizando. Es imprescindible conocer que tratándose de este tipo de reserva la misma puede ser objeto de protección por el derecho de autor debido a que muchos de los personajes surgen de una obra de dibujo o de diseño gráfico y dicha protección es independiente a la otorgada por la reserva de derechos.

Del mismo modo en todas las reservas de derechos la comprobación ya sea de títulos, denominaciones o nombres así como de características físicas y sicológicas debe de ser tal y como fue reservado lo cual es, que si en la solicitud de reserva se presento un tipo de letra, gramática, colores, características físicas y sicológicas estas no deben cambiar o variar al igual que su uso. Ejemplificando, tratándose de publicaciones y difusiones periódicas son reservados los títulos, en éstas debe ser observado cumpliendo con su función (que es la de diferenciar a dichas publicaciones y difusiones del resto) ya que de lo contrario no se podrá obtener la renovación de la misma porque no se estaría cumpliendo con la condición de que debe ser utilizado tal y como fue reservado y será motivo de una negativa de renovación del título.

Por último abordaremos el tema del derecho de imagen consistente en los rasgos físicos que permitan saber la identidad de una persona física y constituye un derecho personalísimo. Es importante enfatizar que la Ley Federal del Derecho de Autor no lo define como tal, solo lo contempla como una causal de infracción en materia de comercio el utilizar la imagen de una persona sin su autorización, del mismo modo es menester precisar que dichas infracciones en materia de comercio no son substanciadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor sino por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este derecho de imagen no es único para personas que se dediquen a alguna actividad artística sino para cualquier ciudadano que sienta afectados sus derechos por parte de algún tercero que utilice su imagen sin importar en que medio lo haga.

El anterior artículo es una explicación breve sobre algunas de las figuras jurídicas contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, las cuales se encuentran inmersas en el entretenimiento y pueden ser observadas día con día sin siquiera percatarnos que las mismas se encuentran protegidas y contienen derechos a favor de sus titulares. Por lo anterior espero que este artículo sirva de guía para todos aquellos titulares o público en general para que reconozcan y respeten los derechos de cada uno de los que intervienen dentro de este fabuloso y apasionante rama del derecho, el derecho intelectual.

Registro de obra en materia penal, necesario de hecho no de derecho.

Hace tiempo leyendo una revista especializada en Derecho Autoral, observé en su página final una publicación en la cual se indicaba que era necesario el registro de obra para que el Ministerio Público de la Federación ejerciera la acción penal en contra de un posible delincuente.

Dicha revista fue editada en el año 2004, año en el cual los delitos en materia de derechos de autor se perseguían por querella, es decir, que se necesitaba la presencia en las oficinas del Ministerio Público Federal o en su caso el escrito con la querella del titular de los derechos autorales para que la autoridad iniciara su labor como investigador de delitos, dicha situación cambió a partir de la reforma al Código Penal Federal de fecha 28 de junio de 2010, en la cual se estableció que la forma de perseguir los delitos en materia autoral sería de oficio, es decir, ya no es necesaria la presencia del titular de los derechos ante el Ministerio Público de la Federación, sólo basta la noticia criminal por parte de cualquier persona o en su caso la flagrancia.

Es importante destacar que nada tiene que ver la forma de perseguir los delitos en materia autoral con los requisitos para acreditar dicho derecho, lo anterior es así toda vez que la Ley Federal del Derecho de Autor en su numeral 5 indica que la protección a las obras se otorga a partir de su creación y de que es fijada en un soporte material, esto quiere decir que no es necesario el registro de la obra para que ésta cuente con protección.

Aunado a lo anterior, el artículo 77 de la ley en comento menciona que: “…La persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario y, en consecuencia, se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable por transgresión a sus derechos…”. De lo antes transcrito podemos colegir que existe una presunción de autoría a favor de quien aparezca como tal en una obra, lo cual nos lleva a concluir que en ningún momento es necesario el registro de obra para que el Ministerio Público de la Federación ejerza la acción penal.

Sin embargo, es recomendable que los autores registren sus obras, toda vez que independientemente de que no sea necesario el certificado de registro de obra para iniciar una acción penal, dicho registro constituye una prueba importante en cualquier litigio autoral, ya que establece una presunción a favor del autor que aparece en el certificado de registro.

De igual forma es importante que los Ministerios Públicos Federales sean capacitados en la materia autoral, toda vez que en la mayoría de los casos solicitan a los autores o titulares de los derechos el certificado de registro de obra, situación que como vimos es a todas luces ilegal.

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13 preguntas básicas sobre marcas registradas.

Existen tantos mitos y malentendidos sobre las Marcas Registradas que decidí dedicar esta columna solamente a este tema, a fin de tratar de aclarar los puntos y dudas más importantes sobre este tema.

1. ¿A qué rama del derecho pertenecen las marcas?

Como lo he comentado en una columna previa, el Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran las marcas, los avisos comerciales (slogans publicitarios), los nombres comerciales, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los secretos industriales.

2. ¿Qué es una marca registrada?

Una marca registrada es un título en que el Estado concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Es muy importante tomar en cuenta que las marcas registradas te conceden un derecho de uso no de “no uso”. No es correcto registrarlas para “separarlas” por si en un futuro las usas. Una vez que la autoridad (IMPI) te concede el registro de marca debes usarlo en el comercio o en la industria para distinguir productos o servicios.

3. ¿Quién puede ser titular de una marca?

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI.

4. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?

Por su composición, las marcas pueden ser: nominativas (formadas por palabras), innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación).

Tipos de Marcas

5. ¿Cuáles son las clases en que se dividen los productos y servicios bajo las cuales puedo buscar el registro de mi marca?

Hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), de las cuales 34 son para productos y 11 son para servicios. A efecto de no hacer innecesariamente largo este artículo, te invitamos a que visites la página correspondiente del IMPI para que consultes las clases más adecuadas para proteger tus productos o servicios.

6. ¿Ante qué autoridad se registran las marcas?

El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En temas relacionados, el órgano que resuelve las disputas sobre nombres de dominio (en donde se enfrentan titulares de marcas registradas vs. titulares de nombres de dominio) es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

7. ¿Cuánto tiempo toma el trámite del registro de marca?

Usualmente entre 6 y 8 meses. Una vez presentada la solicitud es sometida a un examen de forma y a un examen de fondo por parte del IMPI.

8. ¿Cuánto tiempo dura la protección de mi marca una vez registrada?

La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), renovables por períodos iguales.

9. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?

Los derechos que hay que pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título son de $2,303.33 más IVA. Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase, hay que pagar $2,433.41 más IVA. Esto no incluye los honorarios de un abogado, quien te puede ayudar no solo a hacer el trámite sino las búsquedas correspondientes y a orientarte sobre cómo tener mejores posibilidades de éxito en el trámite de registro.

10.- ¿Puedo usar la leyenda “marca registrada” o “M.R.” si mi marca aún no está registrada o se encuentra en proceso de registro?

No. La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

11. ¿Puede caducar mi marca aunque esté registrada?

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

12. ¿Puede declararse nula mi marca una vez que esté registrada?

Si. El registro de una marca será nulo cuando:

  • Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
  • La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
  • El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
  • Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
  • El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

13. ¿Mi título de marca me concede otros derechos de propiedad intelectual?

No. Los derechos de autor y avisos comerciales (slogans publicitarios), por citar un ejemplo, son figuras jurídicas distintas que se regulan de manera independiente. Además, una marca registrada no te da derecho a quitarle automáticamente a una persona un nombre de dominio, hay que seguir un procedimiento especial para disputarlo y probar los elementos de la Política UDRP para recuperarlo. Si tu título de marca tiene una fecha previa al registro del nombre de dominio, y puedes comprobar que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos, y lo registró y lo está usando de mala fe, es muy probable que puedas recuperarlo.

Las leyendas de advertencia en las firmas de los correos son no solo molestas sino inútiles.

1. Este correo electrónico contiene información legal confidencial y privilegiada. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

2. La información transmitida está destinada únicamente a la persona o entidad a quien que va dirigida y puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, difusión u otros usos, o cualquier acción tomada por personas o entidades distintas al destinatario basándose en esta información está prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, por favor contacte al remitente y elimine el material de cualquier computadora.

3. Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Leyendas como éstas frecuentemente las encontramos al final de muchos correos electrónicos. Otros incluso van más allá, y amenazan con alguna sanción o denuncia de índole penal. La verdad es que la gran mayoría de estas frases son completamente inútiles, pues pretenden fincar una responsabilidad de manera evidentemente unilateral. Para adquirir un compromiso de índole legal hace falta que ocurran cualquiera de dos circunstancias: que nos obligue una ley o que nos obligue un contrato firmado por las partes involucradas.

Si alguien pretende obligarte a algo (notificar el envío equivocado, destruir o no revelar información, etc.) por el simple hecho de recibir un aviso en un correo, o no estudió derecho o piensa que con intimidarte será suficiente para caer en sus argucias legales.

Veamos solamente dos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Dicho en pocas palabras, para que una leyenda como las que comentamos te obligue realmente a algo tienen que concurrir las circunstancias siguientes:

  • La información contenida en el correo electrónico debe considerarse a los ojos de la ley como “secreto industrial”, lo cual como acabamos de ver en los artículos 82 y 85, no es tan fácil que ocurra.
  • Debes de tener una relación de trabajo, desempeño profesional o relación de negocios existente y vigente con la persona que te envía el correo electrónico.
  • Deben haberte prevenido de la confidencialidad de la información (usualmente ese es el objetivo de esas leyendas).

En la mayoría de las circunstancias, no creo que se cumplan los primeros dos apartados, así que las leyendas objeto de esta columna serán meramente decorativas en un correo electrónico. Por otro lado, quien revele información confidencial por error e intente aplicarte esa amenaza de la que hablamos, podría haber cometido un delito bajo los términos del Código Penal Federal:

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

Así que en el peor de los casos, querido lector, quizás quien tenga las de perder sea quien le reveló la información, y no usted por recibir accidentalmente información que no debió haber recibido.

Por último, no incluyo en las anteriores afirmaciones y supuestos a las probables leyendas que incluyen ya muchas firmas de correo electrónico relacionadas con el Aviso de Privacidad (corto o simplificado), en virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo cual sería tema de otra columna.

10 cosas ilegales que estás haciendo en internet.

Es común que los internautas realicen una infinidad de tareas cotidianas mientras navegan en internet. Muchas de ellas pueden ser legítimas y otras tantas ilegítimas. En algunas ocasiones los usuarios, pese a estar conscientes de ello, repiten estas conductas bajo el auspicio de la frase “al cabo todo el mundo lo hace… ¡y no pasa nada!” Cuando me enfrento a estas frases en clases o conferencias, reitero dos ideas siempre: el que todo el mundo haga algo mal no convierte dicha conducta en legal, y la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.

A continuación comparto una serie de ejemplos de actividades que mucha gente realiza en internet que pueden ser consideradas conductas infractoras de la ley o de un deber contractual:

  1. Descargar música, videos o juegos (archivos) sin autorización. Todas las obras adquieren protección (derechos de autor) automáticamente desde el momento que son fijadas en cualquier medio material. Si descargas archivos de cualquier naturaleza sin permiso de quien ostente los derechos de autor (morales o patrimoniales) estás violando la ley, prácticamente en cualquier país del mundo.
  2. Subir videos a YouTube o a Facebook sin autorización. De manera similar a lo señalado en el apartado anterior, el subir videos a redes sociales sin la autorización del titular de los derechos de autor de dichas obras podría ser motivo de infracción a las leyes que protegen a los autores tanto a nivel nacional como internacional.
  3. Hacer GIFs y Memes. Al igual que los puntos anteriores, si realizas gráficos animados o memes con base en fotografías o ilustraciones sin consentimiento de su autor original, estás violando sus derechos.
  4. Compartir passwords de suscripciones para acceder a páginas o servicios en la web. Salvo que se estipule lo contrario, los contratos que celebras para adquirir acceso a algún servicio electrónico son celebrados entre una empresa y tú. Eso no te autoriza a compartir con terceros la contraseña para acceder a dichos servicios, ya que al hacerlo estás impidiendo que terceros contraten directamente con la empresa, lo cual representa un detrimento económico para ella.
  5. Enviar emails a tu lista de clientes copiándolos visiblemente (CC:). Si al enviar algún correo electrónico conteniendo una promoción, mensaje publicitario o cualquier otra información, copias de manera visible a tu base de datos (CC:) estás violando, entre otros, el deber de confidencialidad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LPC).
  6. Tener una página web donde se oferten productos o servicios sin “términos y condiciones de uso” o una donde se de tratamiento a datos personales sin “aviso de privacidad”. Para todos los proveedores de bienes y servicios a través de medios electrónicos aplica una detallada lista de requisitos emanados de la LPC. Si tu página web da tratamiento a cualquier tipo de dato personal (aunque sea solo correo electrónico o nombre), debe cumplir con lo que al respecto señala la LFPDPPP. Para dar cumplimiento a estas leyes, abogados especialistas deben redactarte los “términos y condiciones de uso” y el “aviso de privacidad” correspondiente para tu sitio web.
  7. Usar apps para acceder ilícitamente a redes Wi-Fi. Se han vuelto muy populares en las tiendas de aplicaciones aquellas que sirven para acceder ilegalmente a redes inalámbricas (wi-fi hacker). De todos los ejemplos este es el más serio, ya que quienes usan estas aplicaciones para acceder redes de terceros y conocer sin su autorización información contenida en computadoras protegidas, estarán cometiendo un delito en México y en un gran número de países (dependiendo donde se encuentren).
  8. “Enmascarar” tu dirección IP para simular que estás en Estados Unidos. Ciertos servicios que se proveen por internet están restringidos para ser accedidos solo desde Estados Unidos o desde algún país en específico. Normalmente esta restricción opera mediante el análisis de la Dirección IP (Internet Protocol) desde donde se está conectando el usuario. Si se detecta que el bloque IP corresponde a un país que no es el autorizado, se niega el servicio. Para evadir esta restricción, muchos usuarios usan un “proxy server”. De acuerdo a Wikipedia, “un proxy puede permitir esconder al servidor web la identidad del que solicita cierto contenido. El servidor web lo único que detecta es que la IP del proxy solicita cierto contenido. Sin embargo no puede determinar la IP origen de la petición.” En muchos países están prohibidas las “medidas anti-evasión” que busquen vulnerar sistemas, medidas de seguridad o restricciones de uso.
  9. Operar cuentas de parodia en Twitter o tener más de una cuenta en Facebook. Solo por mencionar un “uso ilegal” o no autorizado en esta red social, es importante saber que Twitter tiene diversas restricciones para operar cuentas de parodia. Se debe establecer claramente en ellas (nombre de usuario y bio) que son cuentas no oficiales de parodia de cierto personaje. Facebook cuenta con diversas restricciones también. Solo por citar una de ellas, sus términos de uso establecen claramente que ningún usuario puede tener más de una cuenta de si mismo.
  10. Registrar marcas de terceros como nombres de dominio. Si piensas que puedes hacerte millonario “secuestrando” marcas al registrarlas como nombres de dominio pierdes tu tiempo. No niego que podrás hacer unos cuantos dólares a través de portales PPC (pay per click), pero eventualmente ese gusto se te va a terminar pues cualquier abogado experto en la materia podrá recuperar dicho nombre de dominio a través de los mecanismos de solución de disputas en esta materia conocidos como UDRP o LDRP.

Solo como muestra, comparto las sanciones a las que podrían ser acreedores los infractores de algunas de las conductas mencionadas con anterioridad:

  • En relación a lo señalado en el punto #1, a mediados del 2012 la Suprema Corte de EE.UU. dejó intacto un veredicto de la 1ª Corte de Circuito de Apelaciones en Boston que ordenó a  un estudiante universitario pagar $675,000 dólares por descargar y redistribuir miles de canciones a través de Internet sin pagar las regalías correspondientes. Bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, las compañías discográficas tienen derecho a cobrar vía daños desde $750 dólares hasta $30,000 dólares por infracción, pero la ley permite que el jurado pueda elevar estos montos hasta $150,000 dólares por canción si considera que las infracciones fueron intencionales. En el 2010 un jurado federal condenó a una señora a pagar $1.5 millones de dólares por descargar ilegalmente 24 canciones ($62,500 dólares de multa por canción).
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #5, la LFPDPPP determina que las multas pueden llegar a los $20,723,200 de pesos.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #6, la LFPDPPP dispone que las multas pueden llegar a los $10,361,600 de pesos. La ley de la materia dispone además, que tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrían incrementarse hasta por dos veces los montos establecidos.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto # 7, el Código Penal Federal establece lo siguiente: (a) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática (de particulares) protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa; (b) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa; (c) a quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y (d) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #10, la ley americana conocida como “Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)” establece que además de los recursos tradicionales de marcas, los demandantes pueden optar por buscar el pago de daños que van desde $1,000 a $100,000 dólares por nombre de dominio que haya sido registrado de manera abusiva.

Como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, en el mejor de los casos puedes perder una cuenta de Twitter o de Facebook, pero en el peor de los casos puedes ser acreedor a una cuantiosa multa del IFAI o de PROFECO, o inclusive terminar 10 años en prisión. No tomemos a la ligera estas infracciones, el que mucha gente las cometa no las convierte en legales. El riesgo de incurrir en sanciones corporales o pecuniarias, aunque pudiere considerarse por algunos como “menor”, existe, y si se da, las consecuencias pueden ser altamente perjudiciales para cualquier empresa o persona física.

* Artículo inspirado en “14 Illegal Things You’re Doing on the Internet” publicado en Mashable.com.

Muerte de la creatividad, el apocalipsis de las marcas.

Hace unos días llegó un amigo a mi oficina para pedirme asesoría para registrar algunas marcas. Cuando me las mostró, le comenté que me parecían descriptivas y/o poco originales. Se molestó un poco y me dijo: “¡pues es que es muy difícil ser original, ya casi todo está inventado o registrado!”.

¿Cuántas veces no hemos visto negocios de donas que llevan la palabra “dona” en su marca? ¿negocios de sushi que llevan “sushi” en su marca? ¿negocios de crepas que llevan “crepas” en su marca? ¿gimnasios que llevan la palabra “sports” en su nombre? ¿tiendas de animales que llevan la palabra “mascota” en su marca? ¿medicinas que en su nombre llevan implícito el malestar, enfermedad o padecimiento que curan?

No todo lo anterior es malo si se le sabe dar un carácter lo suficientemente distintivo a la marca. En materia de marcas, en Estados Unidos existe la figura jurídica conocida como “significado secundario”. Para que un signo distintivo sea protegido como marca, debe ser distintivo. Si la marca no es inherentemente distintiva, puede adquirir el carácter distintivo necesario mediante el desarrollo de un “significado secundario”. El significado secundario muestra que la marca tiene un significado para el público más allá del significado obvio de los términos o imágenes de la marca por sí misma. En otras palabras, si el significado principal de la marca en la mente del público consumidor se ha convertido en la fuente de los bienes o servicios, más que el producto en sí, ha adquirido un significado secundario (al escuchar la palabra que constituye la marca, la gente piensa en dicha marca, antes que pensar en el producto que describe).

Pero no se emocionen mis estimados creativos, que esta figura desafortunadamente no existe en México. Por lo tanto, es altamente recomendable que en el proceso de creación de una marca eviten a toda costa describir el producto o servicio con el nombre de la misma. Si lo hacen, solo pondrán en riesgo el negocio de su cliente, pues en un futuro podrían existir problemas legales (como la nulidad o cancelación del registro de la marca).

Cuando estén desarrollando una marca nueva, hay tres recomendaciones básicas que pueden ayudarte a prevenir obstáculos legales:

1) Realiza una búsqueda en el Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es gratuito y se puede realizar a través de internet en la siguiente dirección: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/. La búsqueda puede ser por denominación o fonética, entre otras.

2) Realiza una búsqueda en Google, Yahoo, Bing y algún otro directorio o buscador que consideres relevante para tu industria. Recuerda que mucha gente (malamente) no registra las marcas que usa para su negocio o para distinguir productos o servicios, así que el que no la encuentres registrada ante el IMPI no significa que alguien más no la esté usando. Si obtienes el registro de una marca que alguien usaba con anterioridad (sin haberla registrado, dentro o fuera de México), puedes perderlo si el afectado inicia un procedimiento de nulidad de tu registro.

3) Como ya lo he mencionado en otras columnas, siempre es importante buscar en redes sociales si nuestra marca está disponible como cuenta (dominio de vanidad), pues sería muy triste invertirle a una marca, registrarla y usarla, para después enterarse que no la podemos usar en redes sociales pues alguien más ya lo está haciendo de manera legítima.

Entre más original y creativa sea tu marca, menores problemas tendrás para usarla, mantenerla y registrarla frente al IMPI. La creatividad no está muerta, solo que a veces anda de parranda.

¿Cómo usar fotos que encuentro en internet en mi sitio web sin violar la ley? Mitos y realidades.

Una preocupación continua que tienen muchos blogueros, community managers y ejecutivos de agencias de marketing es cómo hacer uso de fotografías o imágenes que se encuentran en internet (típicamente a través del servicio de búsqueda de imágenes de Google o similares) sin meterse en problemas legales. Antes de continuar, vale la pena desmitificar algunas ideas erradas que sostiene una gran mayoría de usuarios:

  • MITO #1: Si encuentro una imagen en Google (o peor aún, “en Internet”) significa que es libre su uso, no necesito hacer nada para usarla. REALIDAD: Esto es falso, encontrar imágenes como resultado de una búsqueda o “toparse” con ellas mientras navegamos no significa que las podamos usar libremente, ni que su uso sea gratuito. Cada fotografía que Google nos muestra en su resultado de búsqueda (al ser ampliada) contiene la leyenda de advertencia: “Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.” La frase es incorrecta en mi opinión, pues debería decir algo como: “todas las imágenes son sujetas de protección de derechos de autor, verifique los permisos o restricciones antes de usarla”.
  • MITO #2: Puedo usar una imagen siempre que coloque la liga (enlace) al sitio web donde la encontré. REALIDAD: Esto también es falso, en la mayoría de los casos. Colocar una liga o enlace hacia el sitio web donde fue encontrada la imagen no es suficiente, ni es un permiso. Peor aún, si “el dueño” del sitio web de donde copiaste la imagen no es “el autor” de la misma, ni tampoco tiene permiso de usarla, entonces estarás haciendo referencia a un autor que no es autor de la imagen, ni tiene permiso de usarla. En casos muy particulares, existen algunos sitios web con grandes bases de datos de fotografías, cuyas versiones en “baja resolución” pueden ser usadas sin pago de regalías, siempre que: (i) te registres como usuario de dicho sitio, y (ii) coloques el nombre del autor y el enlace que ellos te proporcionan como referencia.
  • MITO #3: Si todo el mundo usa imágenes que encuentra en Internet sin permiso y/o sin pagar por ellas significa que es legal hacerlo. REALIDAD: Completamente falso. El que todo mundo haga algo ilegal no lo convierte en legal, el que todo el mundo se equivoque no convierte en correcto lo incorrecto. Ni la ignorancia ni las acciones masivas contrarias a derecho justifican una violación a la ley, así como tampoco una tolerancia a su incumplimiento.
  • MITO #4: Si encuentro una fotografía o imagen en un sitio web y no dice que no puedo usarla (o restricciones similares), entonces la puedo usar sin problemas. REALIDAD: Lamento informarte que también es falso. Es muy probable que ese sitio web también esté haciendo uso ilegal de dicha imagen o fotografía, de ahí que no contenga ninguna leyenda de permiso o restricción. El que no aparezca una leyenda que prohíba usar una foto, no significa que puedas usarla libremente.

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.  Son sujetas a protección en este rubro las obras: literaria, musical (con o sin letra), dramáticas, danza, pictórica o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo (software), fotográfica, de compilación (enciclopedias, antologías, bases de datos). Muchas de las cosas que vemos en un sitio web se pueden proteger bajo Derechos de Autor, tales como los textos (obras literarias), fotografías, videos, aplicaciones, bases de datos, etc.

A diferencia de las marcas que requieren un “registro gubernamental” para ser sujetas de protección, las obras (fotográficas en este caso) adquieren la protección del derecho de autor desde su fijación en un medio material (físico o electrónico). “Fijación” es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. En pocas palabras: desde que tomo una fotografía y ésta queda ésta grabada en una tarjeta de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento, nace la protección de derechos de autor.

Subir en un sitio web “público” o de “libre acceso” una fotografía no la hace “libre” ni “gratuita” en su uso. El derecho de autor se compone de “derechos morales” y “derechos patrimoniales”. Los primeros se traducen, entre otros, en el “derecho a la paternidad” (derecho al reconocimiento a la calidad de autor) y el “derecho a la integridad” (derecho a oponerse a toda mutilación o deformación de la obra). Los derechos morales son perpetuos, no se pueden enajenar, embargar, renunciar ni prescriben. Los derechos patrimoniales se traducen en la capacidad que tiene el autor de explotar comercialmente sus obras, son derechos económicos y de posesión sobre una obra. Ejemplo: si como agencia de publicidad contrato a un fotógrafo para tomar imágenes de los productos de un cliente, el fotógrafo es y será siempre titular de sus derechos morales, pero el cliente al pagar por los servicios del fotógrafo (a través de la agencia), se convierte en titular de los derechos patrimoniales de las fotografías (solo el cliente puede lucrar con ellas y decidir sobre ellas).

Entonces ¿cómo puedo hacer uso de fotos que encuentro en internet en mi sitio web sin violar la ley? Muy sencillo: ¡ten permiso para hacerlo! Todo se reduce a permisos o restricciones, las cuales encontrarás regularmente en los “términos y condiciones de uso” de los sitios web. La única manera de usar libremente una obra (foto, imagen o video) es si el titular del derecho de autor te permite hacerlo de manera expresa. Busca bancos de imágenes, algunos de ellos permiten uso de fotos de baja resolución sin pago de regalías a cambio de hacer las citas adecuadas.

Me despido con una frase de un célebre empresario japonés: “si no es tuyo, seguro es de alguien más”. Promovamos la cultura de la ética y la legalidad en todo lo que hagamos, es lo que necesita México para seguir creciendo, y es lo que necesitamos nosotros para convertirnos en ciudadanos del mundo.

Redes sociales en el trabajo.

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los jefes o patrones en las empresas es ¿cómo lidiar con el fenómeno de las redes sociales en el entorno laboral? ¿las prohibimos o las regulamos? Veamos a continuación algunas recomendaciones breves sobre este tema.

Desarrolla una política de uso de redes sociales.- Es común que las empresas tengan una política sobre uso de recursos informáticos en el trabajo, pero no es suficiente; es necesario contar con una política específica para el uso de redes sociales. Establece claramente los lineamientos para el uso adecuado y eficiente de todo tipo de redes sociales en el trabajo. Toma en cuenta los siguientes factores:

  • Evita prohibirlas, mejor promueve un uso responsable; busca relaciones ganar-ganar en donde tanto el empleado como la empresa obtengan beneficios con el uso de redes sociales. De acuerdo a un estudio de McKinsey Global Institute, el empleado que tiene acceso a redes sociales en el trabajo puede perder un poco de tiempo pero el efecto global en la productividad tiene mayores ganancias que pérdidas.
  • Determina los “usos razonables” en cuanto a tiempo (que no afecte el desempeño de los trabajadores en la oficina) y tipo de información (¿qué no debe el empleado comunicar y/o visitar en redes sociales?).
  • Deja claro cuáles usos (abusos) o actitudes pueden traer por consecuencia una sanción laboral (acta administrativa) o incluso la rescisión del contrato individual de trabajo.
  • Si optas por instalar herramientas de monitoreo, da aviso a los empleados. El monitoreo debe ser aleatorio, no excesivo, dirigido o discriminatorio.
  • Evalúa qué medidas va a tomar si (1) un empleado habla mal de su jefe o de la empresa en redes sociales, sin importar si lo hace en el trabajo o en su casa, o si (2) un empleado revela información confidencial o sensible de la empresa a través de redes sociales.
  • Si vas a tomar sanciones disciplinarias o terminar una relación laboral con base a un mal uso o abuso en el uso de redes sociales, es importante que su decisión esté justificada en una política existente y comunicada a los empleados, y que cuente con la evidencia necesaria para respaldar una acción legal.
  • Comunica a todos los empleados los contenidos y alcances de esta política. Es importante que en los contratos individuales de trabajo quede establecido que el empleado se obliga a cumplir no solo con los deberes emanados del contrato e inherentes a su puesto, sino también con las políticas de la empresa, las cuales pueden constar solo en medios electrónicos.
  • No abuses en prohibiciones ni en monitoreo a empleados, pudieras crear mayores problemas que beneficios. Toda medida de regulación en torno a este tema debe estar justificada y debe ser moderada o razonable.

Por último, es importante mencionar que en Estados Unidos ya se han documentado diversos casos de “abuso patronal” en cuanto al monitoreo excesivo a los empleados en el uso de sus redes sociales, llegando al extremo de pedirle a sus empleados sus contraseñas de estos servicios sociales. Algunos reclutadores monitorean a los candidatos en Facebook y Twitter antes que en Linkedin. Ambas conductas han sido consideradas excesivas e incluso ilegales por diversas autoridades en Estados Unidos.

En la medida que evitemos los excesos en la redacción y aplicación de las políticas sobre el manejo de redes sociales en la empresa, y en las decisiones que tomemos en torno a ellas, lograremos sobrevivir a embates legales y cuestionamientos sociales.

El ABC de la propiedad intelectual.

Tanto lectores como asistentes a conferencias, cursos y seminarios suelen comentarme que suelen confundirse entre los diversos derechos de “propiedad intelectual”. Sin pretender ser exhaustivo en los conceptos, compartiré los que a mi juicio son los más importantes conocer.

El Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La protección que otorga la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras es la vida del autor más cien años después de su muerte. Después de este plazo, las obras entran al dominio público. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Son sujetas a protección en este rubro las obras: literaria, musical (con o sin letra), dramáticas, danza, pictórica o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo (software), fotográfica, de compilación (enciclopedias, antologías, bases de datos). Muchas de las cosas que vemos en un sitio web se pueden proteger bajo Derechos de Autor, tales como los textos (obras literarias), fotografías, videos, aplicaciones, bases de datos, etc.

La ley de la materia contempla también la Reserva de Derechos, que es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran primordialmente las Marcas y las Patentes. Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Por su composición, las Marcas pueden ser: Nominativas (formadas por palabras), Innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), Mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y Tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación). Como lo he mencionado con anterioridad, hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas). La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años, renovables por períodos iguales.

La Patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor o a su causa habiente. Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología o invención patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije.

Las protección  que brinda la Ley de la Propiedad Industrial a las patentes es de veinte años “improrrogables” (a diferencia de las marcas, las patentes no se pueden renovar). Después de este término, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público.

La ley de la materia protege también los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, los avisos comerciales y los nombres comerciales. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Como puedes ver, el campo de la propiedad intelectual es muy amplio y complejo, pero indispensable para proteger todo tipo de creaciones estéticas, así como concepciones comerciales o industriales. Si no proteges tus activos intangibles oportunamente, corres el riesgo de que otro “se apropie” de tu negocio.

¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?

Cada vez resulta más común que pequeños empresarios (PYMES) y emprendedores reciban cartas (vía postal o correo electrónico) de despachos de abogados que dicen básicamente lo siguiente:

  • Que son representantes legales del titular de una marca registrada (usualmente el dueño de esta marca es una empresa grande, reconocida y multinacional);
  • Que saben que tú estás haciendo uso de dicha marca registrada (ya sea de manera idéntica o con un signo distintivo similar en grado de confusión);
  • Que el titular de la marca (su representada) no te ha dado permiso para usarla, y por lo tanto consideran “ilegal” el uso que estás haciendo de la misma;
  • Que tienes “tantos” días para cesar todo uso de la marca, y cuando se trata de un nombre de dominio, también te piden que lo entregues o transfieras al titular de la marca;
  • Que si no cumples con sus pretensiones, te van a demandar por la vía administrativa, penal, civil y todas las que se les ocurra, para buscar resarcir los daños y perjuicios que les has causado.

A estos comunicados se les conoce en el gremio legal como “cartas de cese y desistimiento”. No importa si se trata de una empresa grande, mediana o pequeña, si los abogados creen que estás violando la marca de su cliente, te enviarán una carta como esta. Como es obvio, el objetivo es “amenazar y asustar” para lograr su objetivo (evitar que uses la marca de su cliente) sin irse a litigios que pueden tardar años y sin garantía de éxito.

Hay dos errores muy comunes que cometen quienes reciben estas cartas de cese y desistimiento: (1) contestarla sin asesoría legal o (2) contestarla con asesoría legal inadecuada (típicamente recurren al abogado familiar  o de la empresa, que no tiene experiencia en asuntos de propiedad intelectual).

Lo que tienes que saber es que es probable que los abogados que redactaron la carta estén mintiendo o cuando menos estén exagerando en sus afirmaciones y pretensiones.

Hay “45 clases de marcas” por lo que es perfectamente viable que dos marcas idénticas puedan convivir legalmente en industrias o productos distintos. El mejor ejemplo es la marca Cherokee que seguramente la mayoría asociamos a automóviles de la marca Jeep, perteneciente a Chrysler Group LLC, pero pocas veces nos pensamos que también existe la marca Cherokee para ropa que es vendida en supermercados mexicanos, propiedad de la empresa Cherokee, Inc. Además existe la marca Cherokee para productos agrícolas y otra marca Cherokee para productos farmacéuticos. Estas cuatro marcas pertenecen a Clases y a empresas muy distintas, y pueden convivir legalmente sin ningún problema. Si tú usas tu marca para distinguir un producto o servicio diferente al de la empresa que te pide cesar el uso de la misma, es probable que tengas derechos plenos para seguir usándola sin infringir derechos de terceros.

Otra posibilidad es que uses una marca  con anterioridad a la fecha en que la empresa que te envió la carta obtuvo su marca. En mi columna pasada comenté el caso de Apple vs. iFone, S.A. de C.V. El gigante de Cupertino buscó por todos los medios legales que la pequeña empresa mexicana dejara de usar la marca “iFone”, pero falló estrepitosamente en tres ocasiones, ya que los tribunales mexicanos reconocieron el derecho de esta empresa a usar “iFone”, puesto que dicha marca fue concedida en 2003 y las marcas “iPhone” de Apple no fueron concedidas sino hasta en el 2007 y 2008.

En suma, si recibes una de estas cartas amenazantes no entres en pánico ni contestes nada a los abogados que te la enviaron sin la previa asesoría legal de un experto en propiedad intelectual. Contestar sin saber es como ir a la guerra sin fusil. Puedes arruinar toda posibilidad de éxito si no cuentas con una asesoría legal adecuada. Si haces un uso legítimo y de buena fe de tu marca, seguramente tendrás posibilidad de defenderla y conservarla.

iFone se impone ante Apple en tribunales mexicanos.

La semana pasada los medios de prensa se vieron inundados por una noticia que impactó a la industria de las tecnologías de la información y particularmente a la de los teléfonos inteligentes. Con su ya marcada característica de “troll de marcas” a nivel internacional, Apple demandó en esta ocasión a la empresa mexicana iFone, S.A. de C.V. El objetivo era impedir que esta empresa siguiera usando la marca “iFone” para distinguir sus productos: software de telecomunicaciones para call centers (voz sobre IP), pues la empresa de la manzana considera que esta marca es “confusamente similar a su marca iPhone”. Técnicamente, lo que Apple presentó en el 2009 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue una “solicitud de declaración administrativa de caducidad de marca”; esto es, le pidió al IMPI que declarara caduca la marca “iFone” por no haberse usado durante los últimos 3 años.

Esta demanda resulta a todas luces temeraria, o “frívola” como dirán los americanos, pues era evidente que la empresa iFone, S.A. de C.V. era legítima, conducía negocios desde el año 2002 (con clientes de la talla de Microsoft, Avaya y Maxcomm) y había obtenido el título de marca “iFone” a mediados de 2003. Sin embargo, iPhone no hace su debut oficial en México sino hasta julio de 2008. De ahí que a partir del 2009, Apple intentara a toda costa impedir que la empresa mexicana siguiera haciendo uso de “iFone” como marca. Afortunadamente el IMPI decidió unánimemente que la empresa mexicana estaba haciendo un uso legítimo de la marca “iFone”, y por lo tanto Apple no podía obtener derechos sobre dicho signo distintivo.

Como era de esperarse, Apple no se conformó con esta decisión y decidió acudir ante una sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes resolvieron a favor del IMPI, confirmando su decisión previa. La cosa no quedó ahí, y Apple buscó ampararse ante la justicia mexicana. El pasado 25 de octubre el 18avo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a la firma de la manzana.

Después de tres intentos fallidos del gigante de Cupertino, viene la revancha de iFone, S.A. de C.V., pues ahora contrademandarán a Apple, y exigirán una indemnización, que de acuerdo al artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial, se establece en el 40% del importe en las ventas al público. En esta lucha se puede buscar que resarzan daños y perjuicios a la empresa mexicana, los principales operadores de telefonía celular -como Telcel, Movistar y Iusacell- por lo que la situación legal se antoja complicada para las empresas involucradas.

No es esta la primera vez que Apple es demandada por el uso de alguna de sus marcas en diversos países. En 2007 fue demandada por Cisco y por Man and Machine, en el 2008 fue demandada por Hanwang Technology por el uso de la marca “i-phone” en China, y en el 2012 tuvo que pagar $60 millones de dólares a la empresa Proview Technology por el uso de la marca “iPad”. Estos sin duda son algunos de los muchos problemas que una empresa puede enfrentar al crear marcas con tan poco grado de distintividad u originalidad, y a pesar de ello, buscan a toda costa aplastar a cualquiera que se atraviese en su camino.

Veo altamente probable que esta batalla legal en México se arregle fuera de tribunales, pues seguramente Apple ofrecerá a iFone, S.A. de C.V. la compra de su marca “iFone” por varios millones de dólares.

#LexCast 3 – Escrow y Derechos de Autor

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Joel Gómez entrevista al abogado español Luis Manuel Tolmos, experto en Derechos de Autor. ¿Sabes en qué consiste el escrow? ¿Cómo se protegen los derechos de autor? ¿Cómo beneficia al creador de un videojuego o programa de software usar un escrow? Escucha este LexCast para enterarte de todos los detalles.

U.S., Participants Finalize Anti-Counterfeiting Trade Agreement Text

Washington, D.C. – Participants in the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) negotiations announced today that they have finalized the text of the Agreement, after resolving the few issues that remained outstanding after the final round of negotiations in Tokyo.

The participants are now publishing the finalized text of the agreement. Following legal verification of the drafting, the proposed agreement will then be ready to be submitted to the participants’ respective authorities to undertake relevant domestic processes.

Participants in the negotiations include Australia, Canada, the European Union (EU) and its Member States, represented by the European Commission and the EU Presidency (Belgium), Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States of America.

ACTA aims to establish a comprehensive international framework that will assist Parties to the agreement in their efforts to effectively combat the infringement of intellectual property rights, in particular the proliferation of counterfeiting and piracy, which undermines legitimate trade and the sustainable development of the world economy. It includes state-of-the-art provisions on the enforcement of intellectual property rights, including provisions on civil, criminal, border and digital environment enforcement measures, robust cooperation mechanisms among ACTA Parties to assist in their enforcement efforts, and establishment of best practices for effective IPR enforcement.

You can view a copy of the text below:

Finalized Text of ACTA subject to Legal Review

Source: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/november/us-participants-finalize-anti-counterfeiting-trad