Google juez y parte: castiga a Expedia por prácticas abusivas de posicionamiento pero vende marcas como palabras clave.

Hace unos días algunos medios periodísticos afirmaron que Google castigó a Expedia, uno de los gigantes Estadounidenses en el mercado de “agencias de viajes en línea”, por usar prácticas abusivas en el posicionamiento -conocidas como “Black Hat SEO“- a efecto de tener un mejor lugar en los resultados de búsqueda (search rankings). Entre estas estrategias se encuentran las siguientes:

  • Crear otros sitios web que contengan enlaces al sitio web principal (Expedia);
  • Repetir de manera abusiva la misma palabra clave en el sitio web principal;
  • Colocar en texto oculto las palabras clave en el sitio web principal;
  • Intercambio de enlaces pagado con otros sitios web.

El castigo de Google consistió en quitar el crédito de muchos, o tal vez de todos estos enlaces, de su motor de búsqueda. Esto provocó la pérdida de un 25% de su visibilidad en los resultados de búsqueda, lo que supuso que Expedia se mostrara hasta en la tercera página de resultados.

La consecuencia fue que en una semana el valor de las acciones de Expedia se desplomaron más de un 4%, bajando su capitalización en $581 millones de dólares.

Por otra parte, desde el año 2000 los clientes del servicio de AdWords de Google pueden comprar cualquier cantidad de términos de búsqueda específicos (palabras que la gente escribe en una barra de búsqueda de Google) en un esfuerzo por dirigir el tráfico o atención a su página web. Los enlaces pagados aparecen arriba o al costado derecho de los resultados normales de búsqueda. No es necesario ser dueño de una marca para poder comprar dicho término como medio publicitario. Al uso razonable de esta práctica se le conoce como “keyword advertising“, pero cuando es usada para beneficiarse de búsquedas de marcas de la competencia, se le llama “competitive keyword advertising“.

Este modelo de negocios es considerado como una práctica abusiva por muchos abogados especialistas en propiedad intelectual, pues consideran que Google (y otros buscadores que pueden hacer uso de técnicas similares) está provocando confusión entre los consumidores que están buscando una marca pero se encontrarán con resultados patrocinados de la competencia o empresas ajenas a la que están buscando. Con frecuencia Google es demandado en Estados Unidos por “violación de marca” por vender como palabras clave las marcas registradas a la competencia o a cualquier individuo que desee hacerlo.

Para fortuna de Google, la mayoría de los tribunales han determinado que la compra de “palabras clave competitivas” no constituye infracción de marca. En el caso “CollegeSource, Inc. v. AcademyOne, Inc.“, la Corte del Noveno Circuito rechazó el reclamo del CollegeSource de “infracción de marca por uso de palabras clave con fines publicitarios” examinado: (1) si habría significativa confusión entre los consumidores debido a los anuncios de palabras clave (promovidos a través de Google); (2) si el patrocinador del enlace se identificó claramente; y (3) si el “área de búsqueda” era una en donde los consumidores tendrían un incentivo para hacer una investigación cuidadosa antes de hacer cualquier decisión de compra. La Corte determinó que no había infracción de marca porque AcademyOne claramente se identifica como un patrocinador de la publicidad resultante, y además, los estudiantes son propensos a realizar una investigación significativa para tomar decisiones relacionadas con la inscripción a universidades.

A ti mi estimado lector, particularmente si te dedicas a la mercadotecnia o si eres abogado, ¿te gustaría que tu competencia pueda “comprar tu marca” como palabra clave en Google? ¿qué opinas si consumidores potenciales te están buscando pero antes de los resultados de búsqueda aparece tu competencia directa como resultado patrocinado? ¿te parece una práctica justa o razonable el que Google pueda vender tu marca como palabra clave?

Más información sobre este tema:

8 preguntas frecuentes sobre nombres de dominio.

Existe mucho desconocimiento y dudas sobre temas legales relacionados con nombres de dominio. También hay algunos fraudes bien conocidos como el correo que muchos reciben de una “autoridad asiática” de nombres de dominio que te contacta para avisarte que alguien quiere registrar tu marca como nombre de dominio en China, Japón u otro país asiático. En ocasiones recibimos correos amenazantes de un despacho de abogados donde nos exigen dejar de usar y transferir nuestro nombre de dominio a su cliente (por una supuesta violación a marcas registradas).  ¿Qué hacer ante estas situaciones? A continuación comparto algunas preguntas frecuentes sobre estos temas.

1. Si alguien registró mi marca como nombre de dominio, ¿puedo recuperarlo?

Si (1) tienes una marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, una denominación de origen o una reserva de derechos que es idéntica o similar en grado de confusión al nombre de dominio, y quien registró dicho dominio (2) no tiene derechos o intereses legítimos en él y (3) lo registró o usa de mala fe, entonces tendrás todos los elementos suficientes para recuperar tu nombre de dominio a través de una disputa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2. Tener una marca registrada, ¿es garantía suficiente para ganar una disputa o recuperar un nombre de dominio?

No. Para ganar un caso ante la OMPI hay que probar los 3 supuestos mencionados en la respuesta anterior. En otras palabras, si el titular del nombre de dominio que deseas demandar (1) tiene una marca registrada idéntica al nombre de dominio, o (2) tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, o (3) registró o usa el nombre de dominio de buena fe, entonces no será posible recuperar el dominio a través del mecanismo de disputas de la OMPI.

3. ¿Por qué alguien registró mi marca como nombre de dominio? ¿Qué interés pueden perseguir los que hacen esto?

Los objetivos pueden ser muy variados: puede ser un competidor suyo que desea impedir que usted tenga presencia en la web, puede ser alguien que registró el dominio para después intentar vendérselo al dueño de la marca o tal vez sea alguien que solamente desea ganar dinero haciendo publicidad (pay per click) en un sitio web con un nombre de dominio “popular” o que sabe que recibirá visitas. En cualquiera de los supuestos anteriores, es posible recuperar el nombre de dominio a través del mecanismo de disputas ante la OMPI.

4. Si me demandaron ante la OMPI para quitarme mi nombre de dominio, ¿qué debo hacer? 

Contactar inmediatamente a un abogado especialista en propiedad intelectual y/o derecho informático, pues el plazo para responder la demanda es de 20 días. El proceso de recolección de pruebas y preparación de la contestación a la demanda es tardado, por lo mismo cuanto más tiempo se tenga, mejor.

5. Registré y uso un nombre de dominio de buena fe, pero no tengo marca registrada, ¿puede alguien que tenga una marca registrada (idéntica o similar) quitármelo?

No. Si (1) registraste y usas el nombre de dominio de buena fe y (2) tienes derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, cualquiera que te demande ante la OMPI seguramente perderá el caso (suponiendo que contestes adecuadamente la demanda). Existe la práctica abusiva de disputar nombres de dominio cuyo titular no tiene marca registrada. Por ejemplo, alguien detectó que un nombre de dominio era popular, no encontró marca registrada y acudió ante la autoridad a hacer dicho registro, para una vez que lo obtenga ir con el titular del nombre de dominio para amenazar con demandarlo y tal vez llegar a un acuerdo económico para que le compren la marca. Esta práctica es castigada por los panelistas de la OMPI (suelen desestimar las demandas frívolas basadas en este tipo de hechos) y es conocida como “pirateo inverso de nombres de dominio”.

6. ¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?

Nunca debe contestarse este tipo de cartas sin la asesoría de un abogado especialista en esta materia. Si las amenazas de los abogados no tienen sustento legal, no hay nada de qué preocuparse. No haga caso de términos perentorios (“si no me contesta y accede a nuestras pretensiones en X días, ¡lo vamos a demandar!), ni amenazas similares. Consulte un abogado antes de tomar cualquier decisión, pero sobre todo, antes de establecer cualquier tipo de comunicación con quienes lo están amenazando.

7. ¿Qué hacer si alguien quiere negociar o venderme un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una de mis marcas?

Es importante nunca entablar ningún tipo de comunicación con este tipo de personas, sin la previa asesoría de un abogado especialista. Toma en cuenta que una “negociación” de compra-venta de nombre de dominio puede arruinarte toda posibilidad de éxito en un caso de disputa ante la OMPI.

Además, si decides pagarle al “pirata”, solo estarás fomentando la práctica de ciberocupación (registro abusivo de marcas registradas como nombres de dominio), y tal vez luego la misma persona intente registrar más dominios iguales o similares a tus marcas, pues sabe que ¡tú pagas por ellos!

8. ¿Se puede hacer algo si mi ex-diseñador web, ex-proveedor de hosting o ex-empleado “secuestró” mi nombre de dominio?

Si es un nombre de dominio .mx si es posible. Existe un mecanismo especial para resolver esta clase de disputas para nombres de dominio .mx denominado “Disputas por Titularidad”. Es sumamente rápido y no tiene costo en NIC México. Si cuentas con pruebas claras (por escrito) en donde se demuestre que tú le diste la instrucción y pagaste a esa persona para registrar y/o administrar el nombre de dominio, es muy probable lo puedas recuperar mediante este procedimiento.

13 preguntas básicas sobre marcas registradas.

Existen tantos mitos y malentendidos sobre las Marcas Registradas que decidí dedicar esta columna solamente a este tema, a fin de tratar de aclarar los puntos y dudas más importantes sobre este tema.

1. ¿A qué rama del derecho pertenecen las marcas?

Como lo he comentado en una columna previa, el Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran las marcas, los avisos comerciales (slogans publicitarios), los nombres comerciales, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los secretos industriales.

2. ¿Qué es una marca registrada?

Una marca registrada es un título en que el Estado concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Es muy importante tomar en cuenta que las marcas registradas te conceden un derecho de uso no de “no uso”. No es correcto registrarlas para “separarlas” por si en un futuro las usas. Una vez que la autoridad (IMPI) te concede el registro de marca debes usarlo en el comercio o en la industria para distinguir productos o servicios.

3. ¿Quién puede ser titular de una marca?

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI.

4. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?

Por su composición, las marcas pueden ser: nominativas (formadas por palabras), innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación).

Tipos de Marcas

5. ¿Cuáles son las clases en que se dividen los productos y servicios bajo las cuales puedo buscar el registro de mi marca?

Hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), de las cuales 34 son para productos y 11 son para servicios. A efecto de no hacer innecesariamente largo este artículo, te invitamos a que visites la página correspondiente del IMPI para que consultes las clases más adecuadas para proteger tus productos o servicios.

6. ¿Ante qué autoridad se registran las marcas?

El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En temas relacionados, el órgano que resuelve las disputas sobre nombres de dominio (en donde se enfrentan titulares de marcas registradas vs. titulares de nombres de dominio) es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

7. ¿Cuánto tiempo toma el trámite del registro de marca?

Usualmente entre 6 y 8 meses. Una vez presentada la solicitud es sometida a un examen de forma y a un examen de fondo por parte del IMPI.

8. ¿Cuánto tiempo dura la protección de mi marca una vez registrada?

La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), renovables por períodos iguales.

9. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?

Los derechos que hay que pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título son de $2,303.33 más IVA. Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase, hay que pagar $2,433.41 más IVA. Esto no incluye los honorarios de un abogado, quien te puede ayudar no solo a hacer el trámite sino las búsquedas correspondientes y a orientarte sobre cómo tener mejores posibilidades de éxito en el trámite de registro.

10.- ¿Puedo usar la leyenda “marca registrada” o “M.R.” si mi marca aún no está registrada o se encuentra en proceso de registro?

No. La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

11. ¿Puede caducar mi marca aunque esté registrada?

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

12. ¿Puede declararse nula mi marca una vez que esté registrada?

Si. El registro de una marca será nulo cuando:

  • Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
  • La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
  • El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
  • Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
  • El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

13. ¿Mi título de marca me concede otros derechos de propiedad intelectual?

No. Los derechos de autor y avisos comerciales (slogans publicitarios), por citar un ejemplo, son figuras jurídicas distintas que se regulan de manera independiente. Además, una marca registrada no te da derecho a quitarle automáticamente a una persona un nombre de dominio, hay que seguir un procedimiento especial para disputarlo y probar los elementos de la Política UDRP para recuperarlo. Si tu título de marca tiene una fecha previa al registro del nombre de dominio, y puedes comprobar que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos, y lo registró y lo está usando de mala fe, es muy probable que puedas recuperarlo.

Las leyendas de advertencia en las firmas de los correos son no solo molestas sino inútiles.

1. Este correo electrónico contiene información legal confidencial y privilegiada. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

2. La información transmitida está destinada únicamente a la persona o entidad a quien que va dirigida y puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, difusión u otros usos, o cualquier acción tomada por personas o entidades distintas al destinatario basándose en esta información está prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, por favor contacte al remitente y elimine el material de cualquier computadora.

3. Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Leyendas como éstas frecuentemente las encontramos al final de muchos correos electrónicos. Otros incluso van más allá, y amenazan con alguna sanción o denuncia de índole penal. La verdad es que la gran mayoría de estas frases son completamente inútiles, pues pretenden fincar una responsabilidad de manera evidentemente unilateral. Para adquirir un compromiso de índole legal hace falta que ocurran cualquiera de dos circunstancias: que nos obligue una ley o que nos obligue un contrato firmado por las partes involucradas.

Si alguien pretende obligarte a algo (notificar el envío equivocado, destruir o no revelar información, etc.) por el simple hecho de recibir un aviso en un correo, o no estudió derecho o piensa que con intimidarte será suficiente para caer en sus argucias legales.

Veamos solamente dos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Dicho en pocas palabras, para que una leyenda como las que comentamos te obligue realmente a algo tienen que concurrir las circunstancias siguientes:

  • La información contenida en el correo electrónico debe considerarse a los ojos de la ley como “secreto industrial”, lo cual como acabamos de ver en los artículos 82 y 85, no es tan fácil que ocurra.
  • Debes de tener una relación de trabajo, desempeño profesional o relación de negocios existente y vigente con la persona que te envía el correo electrónico.
  • Deben haberte prevenido de la confidencialidad de la información (usualmente ese es el objetivo de esas leyendas).

En la mayoría de las circunstancias, no creo que se cumplan los primeros dos apartados, así que las leyendas objeto de esta columna serán meramente decorativas en un correo electrónico. Por otro lado, quien revele información confidencial por error e intente aplicarte esa amenaza de la que hablamos, podría haber cometido un delito bajo los términos del Código Penal Federal:

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

Así que en el peor de los casos, querido lector, quizás quien tenga las de perder sea quien le reveló la información, y no usted por recibir accidentalmente información que no debió haber recibido.

Por último, no incluyo en las anteriores afirmaciones y supuestos a las probables leyendas que incluyen ya muchas firmas de correo electrónico relacionadas con el Aviso de Privacidad (corto o simplificado), en virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo cual sería tema de otra columna.

10 cosas ilegales que estás haciendo en internet.

Es común que los internautas realicen una infinidad de tareas cotidianas mientras navegan en internet. Muchas de ellas pueden ser legítimas y otras tantas ilegítimas. En algunas ocasiones los usuarios, pese a estar conscientes de ello, repiten estas conductas bajo el auspicio de la frase “al cabo todo el mundo lo hace… ¡y no pasa nada!” Cuando me enfrento a estas frases en clases o conferencias, reitero dos ideas siempre: el que todo el mundo haga algo mal no convierte dicha conducta en legal, y la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.

A continuación comparto una serie de ejemplos de actividades que mucha gente realiza en internet que pueden ser consideradas conductas infractoras de la ley o de un deber contractual:

  1. Descargar música, videos o juegos (archivos) sin autorización. Todas las obras adquieren protección (derechos de autor) automáticamente desde el momento que son fijadas en cualquier medio material. Si descargas archivos de cualquier naturaleza sin permiso de quien ostente los derechos de autor (morales o patrimoniales) estás violando la ley, prácticamente en cualquier país del mundo.
  2. Subir videos a YouTube o a Facebook sin autorización. De manera similar a lo señalado en el apartado anterior, el subir videos a redes sociales sin la autorización del titular de los derechos de autor de dichas obras podría ser motivo de infracción a las leyes que protegen a los autores tanto a nivel nacional como internacional.
  3. Hacer GIFs y Memes. Al igual que los puntos anteriores, si realizas gráficos animados o memes con base en fotografías o ilustraciones sin consentimiento de su autor original, estás violando sus derechos.
  4. Compartir passwords de suscripciones para acceder a páginas o servicios en la web. Salvo que se estipule lo contrario, los contratos que celebras para adquirir acceso a algún servicio electrónico son celebrados entre una empresa y tú. Eso no te autoriza a compartir con terceros la contraseña para acceder a dichos servicios, ya que al hacerlo estás impidiendo que terceros contraten directamente con la empresa, lo cual representa un detrimento económico para ella.
  5. Enviar emails a tu lista de clientes copiándolos visiblemente (CC:). Si al enviar algún correo electrónico conteniendo una promoción, mensaje publicitario o cualquier otra información, copias de manera visible a tu base de datos (CC:) estás violando, entre otros, el deber de confidencialidad de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LPC).
  6. Tener una página web donde se oferten productos o servicios sin “términos y condiciones de uso” o una donde se de tratamiento a datos personales sin “aviso de privacidad”. Para todos los proveedores de bienes y servicios a través de medios electrónicos aplica una detallada lista de requisitos emanados de la LPC. Si tu página web da tratamiento a cualquier tipo de dato personal (aunque sea solo correo electrónico o nombre), debe cumplir con lo que al respecto señala la LFPDPPP. Para dar cumplimiento a estas leyes, abogados especialistas deben redactarte los “términos y condiciones de uso” y el “aviso de privacidad” correspondiente para tu sitio web.
  7. Usar apps para acceder ilícitamente a redes Wi-Fi. Se han vuelto muy populares en las tiendas de aplicaciones aquellas que sirven para acceder ilegalmente a redes inalámbricas (wi-fi hacker). De todos los ejemplos este es el más serio, ya que quienes usan estas aplicaciones para acceder redes de terceros y conocer sin su autorización información contenida en computadoras protegidas, estarán cometiendo un delito en México y en un gran número de países (dependiendo donde se encuentren).
  8. “Enmascarar” tu dirección IP para simular que estás en Estados Unidos. Ciertos servicios que se proveen por internet están restringidos para ser accedidos solo desde Estados Unidos o desde algún país en específico. Normalmente esta restricción opera mediante el análisis de la Dirección IP (Internet Protocol) desde donde se está conectando el usuario. Si se detecta que el bloque IP corresponde a un país que no es el autorizado, se niega el servicio. Para evadir esta restricción, muchos usuarios usan un “proxy server”. De acuerdo a Wikipedia, “un proxy puede permitir esconder al servidor web la identidad del que solicita cierto contenido. El servidor web lo único que detecta es que la IP del proxy solicita cierto contenido. Sin embargo no puede determinar la IP origen de la petición.” En muchos países están prohibidas las “medidas anti-evasión” que busquen vulnerar sistemas, medidas de seguridad o restricciones de uso.
  9. Operar cuentas de parodia en Twitter o tener más de una cuenta en Facebook. Solo por mencionar un “uso ilegal” o no autorizado en esta red social, es importante saber que Twitter tiene diversas restricciones para operar cuentas de parodia. Se debe establecer claramente en ellas (nombre de usuario y bio) que son cuentas no oficiales de parodia de cierto personaje. Facebook cuenta con diversas restricciones también. Solo por citar una de ellas, sus términos de uso establecen claramente que ningún usuario puede tener más de una cuenta de si mismo.
  10. Registrar marcas de terceros como nombres de dominio. Si piensas que puedes hacerte millonario “secuestrando” marcas al registrarlas como nombres de dominio pierdes tu tiempo. No niego que podrás hacer unos cuantos dólares a través de portales PPC (pay per click), pero eventualmente ese gusto se te va a terminar pues cualquier abogado experto en la materia podrá recuperar dicho nombre de dominio a través de los mecanismos de solución de disputas en esta materia conocidos como UDRP o LDRP.

Solo como muestra, comparto las sanciones a las que podrían ser acreedores los infractores de algunas de las conductas mencionadas con anterioridad:

  • En relación a lo señalado en el punto #1, a mediados del 2012 la Suprema Corte de EE.UU. dejó intacto un veredicto de la 1ª Corte de Circuito de Apelaciones en Boston que ordenó a  un estudiante universitario pagar $675,000 dólares por descargar y redistribuir miles de canciones a través de Internet sin pagar las regalías correspondientes. Bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, las compañías discográficas tienen derecho a cobrar vía daños desde $750 dólares hasta $30,000 dólares por infracción, pero la ley permite que el jurado pueda elevar estos montos hasta $150,000 dólares por canción si considera que las infracciones fueron intencionales. En el 2010 un jurado federal condenó a una señora a pagar $1.5 millones de dólares por descargar ilegalmente 24 canciones ($62,500 dólares de multa por canción).
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #5, la LFPDPPP determina que las multas pueden llegar a los $20,723,200 de pesos.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #6, la LFPDPPP dispone que las multas pueden llegar a los $10,361,600 de pesos. La ley de la materia dispone además, que tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrían incrementarse hasta por dos veces los montos establecidos.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto # 7, el Código Penal Federal establece lo siguiente: (a) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática (de particulares) protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa; (b) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa; (c) a quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y (d) al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.
  • Por violaciones a lo señalado en el punto #10, la ley americana conocida como “Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)” establece que además de los recursos tradicionales de marcas, los demandantes pueden optar por buscar el pago de daños que van desde $1,000 a $100,000 dólares por nombre de dominio que haya sido registrado de manera abusiva.

Como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, en el mejor de los casos puedes perder una cuenta de Twitter o de Facebook, pero en el peor de los casos puedes ser acreedor a una cuantiosa multa del IFAI o de PROFECO, o inclusive terminar 10 años en prisión. No tomemos a la ligera estas infracciones, el que mucha gente las cometa no las convierte en legales. El riesgo de incurrir en sanciones corporales o pecuniarias, aunque pudiere considerarse por algunos como “menor”, existe, y si se da, las consecuencias pueden ser altamente perjudiciales para cualquier empresa o persona física.

* Artículo inspirado en “14 Illegal Things You’re Doing on the Internet” publicado en Mashable.com.

Muerte de la creatividad, el apocalipsis de las marcas.

Hace unos días llegó un amigo a mi oficina para pedirme asesoría para registrar algunas marcas. Cuando me las mostró, le comenté que me parecían descriptivas y/o poco originales. Se molestó un poco y me dijo: “¡pues es que es muy difícil ser original, ya casi todo está inventado o registrado!”.

¿Cuántas veces no hemos visto negocios de donas que llevan la palabra “dona” en su marca? ¿negocios de sushi que llevan “sushi” en su marca? ¿negocios de crepas que llevan “crepas” en su marca? ¿gimnasios que llevan la palabra “sports” en su nombre? ¿tiendas de animales que llevan la palabra “mascota” en su marca? ¿medicinas que en su nombre llevan implícito el malestar, enfermedad o padecimiento que curan?

No todo lo anterior es malo si se le sabe dar un carácter lo suficientemente distintivo a la marca. En materia de marcas, en Estados Unidos existe la figura jurídica conocida como “significado secundario”. Para que un signo distintivo sea protegido como marca, debe ser distintivo. Si la marca no es inherentemente distintiva, puede adquirir el carácter distintivo necesario mediante el desarrollo de un “significado secundario”. El significado secundario muestra que la marca tiene un significado para el público más allá del significado obvio de los términos o imágenes de la marca por sí misma. En otras palabras, si el significado principal de la marca en la mente del público consumidor se ha convertido en la fuente de los bienes o servicios, más que el producto en sí, ha adquirido un significado secundario (al escuchar la palabra que constituye la marca, la gente piensa en dicha marca, antes que pensar en el producto que describe).

Pero no se emocionen mis estimados creativos, que esta figura desafortunadamente no existe en México. Por lo tanto, es altamente recomendable que en el proceso de creación de una marca eviten a toda costa describir el producto o servicio con el nombre de la misma. Si lo hacen, solo pondrán en riesgo el negocio de su cliente, pues en un futuro podrían existir problemas legales (como la nulidad o cancelación del registro de la marca).

Cuando estén desarrollando una marca nueva, hay tres recomendaciones básicas que pueden ayudarte a prevenir obstáculos legales:

1) Realiza una búsqueda en el Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es gratuito y se puede realizar a través de internet en la siguiente dirección: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/. La búsqueda puede ser por denominación o fonética, entre otras.

2) Realiza una búsqueda en Google, Yahoo, Bing y algún otro directorio o buscador que consideres relevante para tu industria. Recuerda que mucha gente (malamente) no registra las marcas que usa para su negocio o para distinguir productos o servicios, así que el que no la encuentres registrada ante el IMPI no significa que alguien más no la esté usando. Si obtienes el registro de una marca que alguien usaba con anterioridad (sin haberla registrado, dentro o fuera de México), puedes perderlo si el afectado inicia un procedimiento de nulidad de tu registro.

3) Como ya lo he mencionado en otras columnas, siempre es importante buscar en redes sociales si nuestra marca está disponible como cuenta (dominio de vanidad), pues sería muy triste invertirle a una marca, registrarla y usarla, para después enterarse que no la podemos usar en redes sociales pues alguien más ya lo está haciendo de manera legítima.

Entre más original y creativa sea tu marca, menores problemas tendrás para usarla, mantenerla y registrarla frente al IMPI. La creatividad no está muerta, solo que a veces anda de parranda.

¿Cómo usar fotos que encuentro en internet en mi sitio web sin violar la ley? Mitos y realidades.

Una preocupación continua que tienen muchos blogueros, community managers y ejecutivos de agencias de marketing es cómo hacer uso de fotografías o imágenes que se encuentran en internet (típicamente a través del servicio de búsqueda de imágenes de Google o similares) sin meterse en problemas legales. Antes de continuar, vale la pena desmitificar algunas ideas erradas que sostiene una gran mayoría de usuarios:

  • MITO #1: Si encuentro una imagen en Google (o peor aún, “en Internet”) significa que es libre su uso, no necesito hacer nada para usarla. REALIDAD: Esto es falso, encontrar imágenes como resultado de una búsqueda o “toparse” con ellas mientras navegamos no significa que las podamos usar libremente, ni que su uso sea gratuito. Cada fotografía que Google nos muestra en su resultado de búsqueda (al ser ampliada) contiene la leyenda de advertencia: “Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.” La frase es incorrecta en mi opinión, pues debería decir algo como: “todas las imágenes son sujetas de protección de derechos de autor, verifique los permisos o restricciones antes de usarla”.
  • MITO #2: Puedo usar una imagen siempre que coloque la liga (enlace) al sitio web donde la encontré. REALIDAD: Esto también es falso, en la mayoría de los casos. Colocar una liga o enlace hacia el sitio web donde fue encontrada la imagen no es suficiente, ni es un permiso. Peor aún, si “el dueño” del sitio web de donde copiaste la imagen no es “el autor” de la misma, ni tampoco tiene permiso de usarla, entonces estarás haciendo referencia a un autor que no es autor de la imagen, ni tiene permiso de usarla. En casos muy particulares, existen algunos sitios web con grandes bases de datos de fotografías, cuyas versiones en “baja resolución” pueden ser usadas sin pago de regalías, siempre que: (i) te registres como usuario de dicho sitio, y (ii) coloques el nombre del autor y el enlace que ellos te proporcionan como referencia.
  • MITO #3: Si todo el mundo usa imágenes que encuentra en Internet sin permiso y/o sin pagar por ellas significa que es legal hacerlo. REALIDAD: Completamente falso. El que todo mundo haga algo ilegal no lo convierte en legal, el que todo el mundo se equivoque no convierte en correcto lo incorrecto. Ni la ignorancia ni las acciones masivas contrarias a derecho justifican una violación a la ley, así como tampoco una tolerancia a su incumplimiento.
  • MITO #4: Si encuentro una fotografía o imagen en un sitio web y no dice que no puedo usarla (o restricciones similares), entonces la puedo usar sin problemas. REALIDAD: Lamento informarte que también es falso. Es muy probable que ese sitio web también esté haciendo uso ilegal de dicha imagen o fotografía, de ahí que no contenga ninguna leyenda de permiso o restricción. El que no aparezca una leyenda que prohíba usar una foto, no significa que puedas usarla libremente.

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.  Son sujetas a protección en este rubro las obras: literaria, musical (con o sin letra), dramáticas, danza, pictórica o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo (software), fotográfica, de compilación (enciclopedias, antologías, bases de datos). Muchas de las cosas que vemos en un sitio web se pueden proteger bajo Derechos de Autor, tales como los textos (obras literarias), fotografías, videos, aplicaciones, bases de datos, etc.

A diferencia de las marcas que requieren un “registro gubernamental” para ser sujetas de protección, las obras (fotográficas en este caso) adquieren la protección del derecho de autor desde su fijación en un medio material (físico o electrónico). “Fijación” es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. En pocas palabras: desde que tomo una fotografía y ésta queda ésta grabada en una tarjeta de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento, nace la protección de derechos de autor.

Subir en un sitio web “público” o de “libre acceso” una fotografía no la hace “libre” ni “gratuita” en su uso. El derecho de autor se compone de “derechos morales” y “derechos patrimoniales”. Los primeros se traducen, entre otros, en el “derecho a la paternidad” (derecho al reconocimiento a la calidad de autor) y el “derecho a la integridad” (derecho a oponerse a toda mutilación o deformación de la obra). Los derechos morales son perpetuos, no se pueden enajenar, embargar, renunciar ni prescriben. Los derechos patrimoniales se traducen en la capacidad que tiene el autor de explotar comercialmente sus obras, son derechos económicos y de posesión sobre una obra. Ejemplo: si como agencia de publicidad contrato a un fotógrafo para tomar imágenes de los productos de un cliente, el fotógrafo es y será siempre titular de sus derechos morales, pero el cliente al pagar por los servicios del fotógrafo (a través de la agencia), se convierte en titular de los derechos patrimoniales de las fotografías (solo el cliente puede lucrar con ellas y decidir sobre ellas).

Entonces ¿cómo puedo hacer uso de fotos que encuentro en internet en mi sitio web sin violar la ley? Muy sencillo: ¡ten permiso para hacerlo! Todo se reduce a permisos o restricciones, las cuales encontrarás regularmente en los “términos y condiciones de uso” de los sitios web. La única manera de usar libremente una obra (foto, imagen o video) es si el titular del derecho de autor te permite hacerlo de manera expresa. Busca bancos de imágenes, algunos de ellos permiten uso de fotos de baja resolución sin pago de regalías a cambio de hacer las citas adecuadas.

Me despido con una frase de un célebre empresario japonés: “si no es tuyo, seguro es de alguien más”. Promovamos la cultura de la ética y la legalidad en todo lo que hagamos, es lo que necesita México para seguir creciendo, y es lo que necesitamos nosotros para convertirnos en ciudadanos del mundo.

Redes sociales en el trabajo.

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los jefes o patrones en las empresas es ¿cómo lidiar con el fenómeno de las redes sociales en el entorno laboral? ¿las prohibimos o las regulamos? Veamos a continuación algunas recomendaciones breves sobre este tema.

Desarrolla una política de uso de redes sociales.- Es común que las empresas tengan una política sobre uso de recursos informáticos en el trabajo, pero no es suficiente; es necesario contar con una política específica para el uso de redes sociales. Establece claramente los lineamientos para el uso adecuado y eficiente de todo tipo de redes sociales en el trabajo. Toma en cuenta los siguientes factores:

  • Evita prohibirlas, mejor promueve un uso responsable; busca relaciones ganar-ganar en donde tanto el empleado como la empresa obtengan beneficios con el uso de redes sociales. De acuerdo a un estudio de McKinsey Global Institute, el empleado que tiene acceso a redes sociales en el trabajo puede perder un poco de tiempo pero el efecto global en la productividad tiene mayores ganancias que pérdidas.
  • Determina los “usos razonables” en cuanto a tiempo (que no afecte el desempeño de los trabajadores en la oficina) y tipo de información (¿qué no debe el empleado comunicar y/o visitar en redes sociales?).
  • Deja claro cuáles usos (abusos) o actitudes pueden traer por consecuencia una sanción laboral (acta administrativa) o incluso la rescisión del contrato individual de trabajo.
  • Si optas por instalar herramientas de monitoreo, da aviso a los empleados. El monitoreo debe ser aleatorio, no excesivo, dirigido o discriminatorio.
  • Evalúa qué medidas va a tomar si (1) un empleado habla mal de su jefe o de la empresa en redes sociales, sin importar si lo hace en el trabajo o en su casa, o si (2) un empleado revela información confidencial o sensible de la empresa a través de redes sociales.
  • Si vas a tomar sanciones disciplinarias o terminar una relación laboral con base a un mal uso o abuso en el uso de redes sociales, es importante que su decisión esté justificada en una política existente y comunicada a los empleados, y que cuente con la evidencia necesaria para respaldar una acción legal.
  • Comunica a todos los empleados los contenidos y alcances de esta política. Es importante que en los contratos individuales de trabajo quede establecido que el empleado se obliga a cumplir no solo con los deberes emanados del contrato e inherentes a su puesto, sino también con las políticas de la empresa, las cuales pueden constar solo en medios electrónicos.
  • No abuses en prohibiciones ni en monitoreo a empleados, pudieras crear mayores problemas que beneficios. Toda medida de regulación en torno a este tema debe estar justificada y debe ser moderada o razonable.

Por último, es importante mencionar que en Estados Unidos ya se han documentado diversos casos de “abuso patronal” en cuanto al monitoreo excesivo a los empleados en el uso de sus redes sociales, llegando al extremo de pedirle a sus empleados sus contraseñas de estos servicios sociales. Algunos reclutadores monitorean a los candidatos en Facebook y Twitter antes que en Linkedin. Ambas conductas han sido consideradas excesivas e incluso ilegales por diversas autoridades en Estados Unidos.

En la medida que evitemos los excesos en la redacción y aplicación de las políticas sobre el manejo de redes sociales en la empresa, y en las decisiones que tomemos en torno a ellas, lograremos sobrevivir a embates legales y cuestionamientos sociales.

El ABC de la propiedad intelectual.

Tanto lectores como asistentes a conferencias, cursos y seminarios suelen comentarme que suelen confundirse entre los diversos derechos de “propiedad intelectual”. Sin pretender ser exhaustivo en los conceptos, compartiré los que a mi juicio son los más importantes conocer.

El Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La protección que otorga la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras es la vida del autor más cien años después de su muerte. Después de este plazo, las obras entran al dominio público. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Son sujetas a protección en este rubro las obras: literaria, musical (con o sin letra), dramáticas, danza, pictórica o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo (software), fotográfica, de compilación (enciclopedias, antologías, bases de datos). Muchas de las cosas que vemos en un sitio web se pueden proteger bajo Derechos de Autor, tales como los textos (obras literarias), fotografías, videos, aplicaciones, bases de datos, etc.

La ley de la materia contempla también la Reserva de Derechos, que es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran primordialmente las Marcas y las Patentes. Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Por su composición, las Marcas pueden ser: Nominativas (formadas por palabras), Innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), Mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y Tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación). Como lo he mencionado con anterioridad, hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas). La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años, renovables por períodos iguales.

La Patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor o a su causa habiente. Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología o invención patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije.

Las protección  que brinda la Ley de la Propiedad Industrial a las patentes es de veinte años “improrrogables” (a diferencia de las marcas, las patentes no se pueden renovar). Después de este término, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público.

La ley de la materia protege también los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, los avisos comerciales y los nombres comerciales. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Como puedes ver, el campo de la propiedad intelectual es muy amplio y complejo, pero indispensable para proteger todo tipo de creaciones estéticas, así como concepciones comerciales o industriales. Si no proteges tus activos intangibles oportunamente, corres el riesgo de que otro “se apropie” de tu negocio.

¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?

Cada vez resulta más común que pequeños empresarios (PYMES) y emprendedores reciban cartas (vía postal o correo electrónico) de despachos de abogados que dicen básicamente lo siguiente:

  • Que son representantes legales del titular de una marca registrada (usualmente el dueño de esta marca es una empresa grande, reconocida y multinacional);
  • Que saben que tú estás haciendo uso de dicha marca registrada (ya sea de manera idéntica o con un signo distintivo similar en grado de confusión);
  • Que el titular de la marca (su representada) no te ha dado permiso para usarla, y por lo tanto consideran “ilegal” el uso que estás haciendo de la misma;
  • Que tienes “tantos” días para cesar todo uso de la marca, y cuando se trata de un nombre de dominio, también te piden que lo entregues o transfieras al titular de la marca;
  • Que si no cumples con sus pretensiones, te van a demandar por la vía administrativa, penal, civil y todas las que se les ocurra, para buscar resarcir los daños y perjuicios que les has causado.

A estos comunicados se les conoce en el gremio legal como “cartas de cese y desistimiento”. No importa si se trata de una empresa grande, mediana o pequeña, si los abogados creen que estás violando la marca de su cliente, te enviarán una carta como esta. Como es obvio, el objetivo es “amenazar y asustar” para lograr su objetivo (evitar que uses la marca de su cliente) sin irse a litigios que pueden tardar años y sin garantía de éxito.

Hay dos errores muy comunes que cometen quienes reciben estas cartas de cese y desistimiento: (1) contestarla sin asesoría legal o (2) contestarla con asesoría legal inadecuada (típicamente recurren al abogado familiar  o de la empresa, que no tiene experiencia en asuntos de propiedad intelectual).

Lo que tienes que saber es que es probable que los abogados que redactaron la carta estén mintiendo o cuando menos estén exagerando en sus afirmaciones y pretensiones.

Hay “45 clases de marcas” por lo que es perfectamente viable que dos marcas idénticas puedan convivir legalmente en industrias o productos distintos. El mejor ejemplo es la marca Cherokee que seguramente la mayoría asociamos a automóviles de la marca Jeep, perteneciente a Chrysler Group LLC, pero pocas veces nos pensamos que también existe la marca Cherokee para ropa que es vendida en supermercados mexicanos, propiedad de la empresa Cherokee, Inc. Además existe la marca Cherokee para productos agrícolas y otra marca Cherokee para productos farmacéuticos. Estas cuatro marcas pertenecen a Clases y a empresas muy distintas, y pueden convivir legalmente sin ningún problema. Si tú usas tu marca para distinguir un producto o servicio diferente al de la empresa que te pide cesar el uso de la misma, es probable que tengas derechos plenos para seguir usándola sin infringir derechos de terceros.

Otra posibilidad es que uses una marca  con anterioridad a la fecha en que la empresa que te envió la carta obtuvo su marca. En mi columna pasada comenté el caso de Apple vs. iFone, S.A. de C.V. El gigante de Cupertino buscó por todos los medios legales que la pequeña empresa mexicana dejara de usar la marca “iFone”, pero falló estrepitosamente en tres ocasiones, ya que los tribunales mexicanos reconocieron el derecho de esta empresa a usar “iFone”, puesto que dicha marca fue concedida en 2003 y las marcas “iPhone” de Apple no fueron concedidas sino hasta en el 2007 y 2008.

En suma, si recibes una de estas cartas amenazantes no entres en pánico ni contestes nada a los abogados que te la enviaron sin la previa asesoría legal de un experto en propiedad intelectual. Contestar sin saber es como ir a la guerra sin fusil. Puedes arruinar toda posibilidad de éxito si no cuentas con una asesoría legal adecuada. Si haces un uso legítimo y de buena fe de tu marca, seguramente tendrás posibilidad de defenderla y conservarla.

iFone se impone ante Apple en tribunales mexicanos.

La semana pasada los medios de prensa se vieron inundados por una noticia que impactó a la industria de las tecnologías de la información y particularmente a la de los teléfonos inteligentes. Con su ya marcada característica de “troll de marcas” a nivel internacional, Apple demandó en esta ocasión a la empresa mexicana iFone, S.A. de C.V. El objetivo era impedir que esta empresa siguiera usando la marca “iFone” para distinguir sus productos: software de telecomunicaciones para call centers (voz sobre IP), pues la empresa de la manzana considera que esta marca es “confusamente similar a su marca iPhone”. Técnicamente, lo que Apple presentó en el 2009 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue una “solicitud de declaración administrativa de caducidad de marca”; esto es, le pidió al IMPI que declarara caduca la marca “iFone” por no haberse usado durante los últimos 3 años.

Esta demanda resulta a todas luces temeraria, o “frívola” como dirán los americanos, pues era evidente que la empresa iFone, S.A. de C.V. era legítima, conducía negocios desde el año 2002 (con clientes de la talla de Microsoft, Avaya y Maxcomm) y había obtenido el título de marca “iFone” a mediados de 2003. Sin embargo, iPhone no hace su debut oficial en México sino hasta julio de 2008. De ahí que a partir del 2009, Apple intentara a toda costa impedir que la empresa mexicana siguiera haciendo uso de “iFone” como marca. Afortunadamente el IMPI decidió unánimemente que la empresa mexicana estaba haciendo un uso legítimo de la marca “iFone”, y por lo tanto Apple no podía obtener derechos sobre dicho signo distintivo.

Como era de esperarse, Apple no se conformó con esta decisión y decidió acudir ante una sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes resolvieron a favor del IMPI, confirmando su decisión previa. La cosa no quedó ahí, y Apple buscó ampararse ante la justicia mexicana. El pasado 25 de octubre el 18avo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a la firma de la manzana.

Después de tres intentos fallidos del gigante de Cupertino, viene la revancha de iFone, S.A. de C.V., pues ahora contrademandarán a Apple, y exigirán una indemnización, que de acuerdo al artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial, se establece en el 40% del importe en las ventas al público. En esta lucha se puede buscar que resarzan daños y perjuicios a la empresa mexicana, los principales operadores de telefonía celular -como Telcel, Movistar y Iusacell- por lo que la situación legal se antoja complicada para las empresas involucradas.

No es esta la primera vez que Apple es demandada por el uso de alguna de sus marcas en diversos países. En 2007 fue demandada por Cisco y por Man and Machine, en el 2008 fue demandada por Hanwang Technology por el uso de la marca “i-phone” en China, y en el 2012 tuvo que pagar $60 millones de dólares a la empresa Proview Technology por el uso de la marca “iPad”. Estos sin duda son algunos de los muchos problemas que una empresa puede enfrentar al crear marcas con tan poco grado de distintividad u originalidad, y a pesar de ello, buscan a toda costa aplastar a cualquiera que se atraviese en su camino.

Veo altamente probable que esta batalla legal en México se arregle fuera de tribunales, pues seguramente Apple ofrecerá a iFone, S.A. de C.V. la compra de su marca “iFone” por varios millones de dólares.

#LexCast 3 – Escrow y Derechos de Autor

Si estás navegando en un iphone o ipad, descarga esta aplicación.

Joel Gómez entrevista al abogado español Luis Manuel Tolmos, experto en Derechos de Autor. ¿Sabes en qué consiste el escrow? ¿Cómo se protegen los derechos de autor? ¿Cómo beneficia al creador de un videojuego o programa de software usar un escrow? Escucha este LexCast para enterarte de todos los detalles.

U.S., Participants Finalize Anti-Counterfeiting Trade Agreement Text

Washington, D.C. – Participants in the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) negotiations announced today that they have finalized the text of the Agreement, after resolving the few issues that remained outstanding after the final round of negotiations in Tokyo.

The participants are now publishing the finalized text of the agreement. Following legal verification of the drafting, the proposed agreement will then be ready to be submitted to the participants’ respective authorities to undertake relevant domestic processes.

Participants in the negotiations include Australia, Canada, the European Union (EU) and its Member States, represented by the European Commission and the EU Presidency (Belgium), Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States of America.

ACTA aims to establish a comprehensive international framework that will assist Parties to the agreement in their efforts to effectively combat the infringement of intellectual property rights, in particular the proliferation of counterfeiting and piracy, which undermines legitimate trade and the sustainable development of the world economy. It includes state-of-the-art provisions on the enforcement of intellectual property rights, including provisions on civil, criminal, border and digital environment enforcement measures, robust cooperation mechanisms among ACTA Parties to assist in their enforcement efforts, and establishment of best practices for effective IPR enforcement.

You can view a copy of the text below:

Finalized Text of ACTA subject to Legal Review

Source: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2010/november/us-participants-finalize-anti-counterfeiting-trad