Google juez y parte: castiga a Expedia por prácticas abusivas de posicionamiento pero vende marcas como palabras clave.

Hace unos días algunos medios periodísticos afirmaron que Google castigó a Expedia, uno de los gigantes Estadounidenses en el mercado de “agencias de viajes en línea”, por usar prácticas abusivas en el posicionamiento -conocidas como “Black Hat SEO“- a efecto de tener un mejor lugar en los resultados de búsqueda (search rankings). Entre estas estrategias se encuentran las siguientes:

  • Crear otros sitios web que contengan enlaces al sitio web principal (Expedia);
  • Repetir de manera abusiva la misma palabra clave en el sitio web principal;
  • Colocar en texto oculto las palabras clave en el sitio web principal;
  • Intercambio de enlaces pagado con otros sitios web.

El castigo de Google consistió en quitar el crédito de muchos, o tal vez de todos estos enlaces, de su motor de búsqueda. Esto provocó la pérdida de un 25% de su visibilidad en los resultados de búsqueda, lo que supuso que Expedia se mostrara hasta en la tercera página de resultados.

La consecuencia fue que en una semana el valor de las acciones de Expedia se desplomaron más de un 4%, bajando su capitalización en $581 millones de dólares.

Por otra parte, desde el año 2000 los clientes del servicio de AdWords de Google pueden comprar cualquier cantidad de términos de búsqueda específicos (palabras que la gente escribe en una barra de búsqueda de Google) en un esfuerzo por dirigir el tráfico o atención a su página web. Los enlaces pagados aparecen arriba o al costado derecho de los resultados normales de búsqueda. No es necesario ser dueño de una marca para poder comprar dicho término como medio publicitario. Al uso razonable de esta práctica se le conoce como “keyword advertising“, pero cuando es usada para beneficiarse de búsquedas de marcas de la competencia, se le llama “competitive keyword advertising“.

Este modelo de negocios es considerado como una práctica abusiva por muchos abogados especialistas en propiedad intelectual, pues consideran que Google (y otros buscadores que pueden hacer uso de técnicas similares) está provocando confusión entre los consumidores que están buscando una marca pero se encontrarán con resultados patrocinados de la competencia o empresas ajenas a la que están buscando. Con frecuencia Google es demandado en Estados Unidos por “violación de marca” por vender como palabras clave las marcas registradas a la competencia o a cualquier individuo que desee hacerlo.

Para fortuna de Google, la mayoría de los tribunales han determinado que la compra de “palabras clave competitivas” no constituye infracción de marca. En el caso “CollegeSource, Inc. v. AcademyOne, Inc.“, la Corte del Noveno Circuito rechazó el reclamo del CollegeSource de “infracción de marca por uso de palabras clave con fines publicitarios” examinado: (1) si habría significativa confusión entre los consumidores debido a los anuncios de palabras clave (promovidos a través de Google); (2) si el patrocinador del enlace se identificó claramente; y (3) si el “área de búsqueda” era una en donde los consumidores tendrían un incentivo para hacer una investigación cuidadosa antes de hacer cualquier decisión de compra. La Corte determinó que no había infracción de marca porque AcademyOne claramente se identifica como un patrocinador de la publicidad resultante, y además, los estudiantes son propensos a realizar una investigación significativa para tomar decisiones relacionadas con la inscripción a universidades.

A ti mi estimado lector, particularmente si te dedicas a la mercadotecnia o si eres abogado, ¿te gustaría que tu competencia pueda “comprar tu marca” como palabra clave en Google? ¿qué opinas si consumidores potenciales te están buscando pero antes de los resultados de búsqueda aparece tu competencia directa como resultado patrocinado? ¿te parece una práctica justa o razonable el que Google pueda vender tu marca como palabra clave?

Más información sobre este tema:

https://www.youtube.com/watch?v=cwKy6xq9TA4

13 preguntas básicas sobre marcas registradas.

Existen tantos mitos y malentendidos sobre las Marcas Registradas que decidí dedicar esta columna solamente a este tema, a fin de tratar de aclarar los puntos y dudas más importantes sobre este tema.

1. ¿A qué rama del derecho pertenecen las marcas?

Como lo he comentado en una columna previa, el Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran las marcas, los avisos comerciales (slogans publicitarios), los nombres comerciales, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los secretos industriales.

2. ¿Qué es una marca registrada?

Una marca registrada es un título en que el Estado concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Es muy importante tomar en cuenta que las marcas registradas te conceden un derecho de uso no de “no uso”. No es correcto registrarlas para “separarlas” por si en un futuro las usas. Una vez que la autoridad (IMPI) te concede el registro de marca debes usarlo en el comercio o en la industria para distinguir productos o servicios.

3. ¿Quién puede ser titular de una marca?

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI.

4. ¿Qué tipos de marcas registradas existen?

Por su composición, las marcas pueden ser: nominativas (formadas por palabras), innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación).

Tipos de Marcas

5. ¿Cuáles son las clases en que se dividen los productos y servicios bajo las cuales puedo buscar el registro de mi marca?

Hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), de las cuales 34 son para productos y 11 son para servicios. A efecto de no hacer innecesariamente largo este artículo, te invitamos a que visites la página correspondiente del IMPI para que consultes las clases más adecuadas para proteger tus productos o servicios.

6. ¿Ante qué autoridad se registran las marcas?

El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En temas relacionados, el órgano que resuelve las disputas sobre nombres de dominio (en donde se enfrentan titulares de marcas registradas vs. titulares de nombres de dominio) es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

7. ¿Cuánto tiempo toma el trámite del registro de marca?

Usualmente entre 6 y 8 meses. Una vez presentada la solicitud es sometida a un examen de forma y a un examen de fondo por parte del IMPI.

8. ¿Cuánto tiempo dura la protección de mi marca una vez registrada?

La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), renovables por períodos iguales.

9. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?

Los derechos que hay que pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título son de $2,303.33 más IVA. Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase, hay que pagar $2,433.41 más IVA. Esto no incluye los honorarios de un abogado, quien te puede ayudar no solo a hacer el trámite sino las búsquedas correspondientes y a orientarte sobre cómo tener mejores posibilidades de éxito en el trámite de registro.

10.- ¿Puedo usar la leyenda “marca registrada” o “M.R.” si mi marca aún no está registrada o se encuentra en proceso de registro?

No. La ostentación de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

11. ¿Puede caducar mi marca aunque esté registrada?

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

12. ¿Puede declararse nula mi marca una vez que esté registrada?

Si. El registro de una marca será nulo cuando:

  • Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
  • La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
  • El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
  • Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
  • El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

13. ¿Mi título de marca me concede otros derechos de propiedad intelectual?

No. Los derechos de autor y avisos comerciales (slogans publicitarios), por citar un ejemplo, son figuras jurídicas distintas que se regulan de manera independiente. Además, una marca registrada no te da derecho a quitarle automáticamente a una persona un nombre de dominio, hay que seguir un procedimiento especial para disputarlo y probar los elementos de la Política UDRP para recuperarlo. Si tu título de marca tiene una fecha previa al registro del nombre de dominio, y puedes comprobar que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos, y lo registró y lo está usando de mala fe, es muy probable que puedas recuperarlo.

Trols escandinavos , trols cibernéticos y trols litigantes… ¿Sabes distinguirlos?

Según Wikipedia, un trol (del nórdico troll) es un temible miembro de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. Su papel en los mitos cambia desde gigantes diabólicos —similares a los ogros de los cuentos de hadas ingleses— hasta taimados salvajes más parecidos a hombres que viven bajo tierra en colinas o montículos, inclinados al robo y el rapto de humanos.

Hoy en día, hablar de trols, si bien puede resultar espeluznante, poco o nada tiene que ver con esas creaturas míticas escandinavas. En la actualidad, hablar de “trolls” o “trols” puede tener hasta cuatro diferentes contextos, tres de ellos ampliamente conocidos y el cuarto es invención mía (o tal vez “predicción”).

TROL DE INTERNET.- La enciclopedia libre –Wikipedia– describe a este término como “una persona que sólo busca provocar intencionadamente a los usuarios o lectores, creando controversia, provocar reacciones predecibles, especialmente por parte de usuarios novatos, con fines diversos, desde el simple divertimento hasta interrumpir o desviar los temas de las discusiones, o bien provocar flamewars, enfadando a sus participantes y enfrentándolos entre sí. El troll puede ser más o menos sofisticado, desde mensajes groseros, ofensivos o fuera de tema, sutiles provocaciones o mentiras difíciles de detectar, con la intención en cualquier caso de confundir o provocar la reacción de los demás.”

Para mi, más que “trol de internet”, esta figura debería llamarse “trol de redes sociales”, pues es en ellas en donde estos individuos son más prolíficos y populares. Particularmente en Twitter, los #trolls gozan de tremenda notoriedad. Escudándose la mayoría de las veces en cuentas anónimas o falsas identidades, los #trolls twitteros se regocijan causando controversia entre los usuarios de esta red social, burlándose de personajes públicos (artistas, políticos, empresarios), molestando a usuarios que gozan de cierta fama (“celebridades twitteras”), o simplemente ofendiendo a empresas, marcas o usuarios que les caen mal (compañeros de escuela, trabajo, familiares, ex-parejas, etc.) Obviamente los trolls no solo existen en Twitter, pueden tener presencia en Facebook, blogs y comunidades de usuarios (foros de discusión).

En ocasiones, estos trols lejos de ser molestos, pueden servir como campaña “alterna” de mercadotecnia. Muchos conocemos al trol de “Comercial Mexicana” que en Twitter tiene más de 100mil seguidores. Cuando le pregunté a un funcionario de sistemas: ¿tendrías interés en iniciar alguna acción legal en contra de esta persona? Me respondió: “¡No! Si es nuestra mejor herramienta de mercadotecnia, y lo mejor de todo… ¡es gratis!”.

TROLS DE PATENTES.- Son aquellas empresas, en la mayoría de los casos creadas especialmente para administrar portafolios de patentes, que se dedican básicamente a: (1) presentar aplicaciones de patentes, (2) licenciar patentes, (3) administrar patentes y, desde luego, (4) litigar patentes. Es este último componente el que les da el carácter de “trolls de patentes”. En reiteradas ocasiones, grandes competidores del mercado del comercio electrónico, las tecnologías de información y los dispositivos electrónicos móviles han sido acusados de ser o comportarse como “trolls de patentes”, entre ellos Amazon, Apple y Microsoft. Esta actividad acuña también de cierta manera el término “guerra de patentes”, magistralmente explicado por una sencilla infografía que pueden consultar en: http://www.businessinsurance.org/patent-wars/.

TROLS DE DERECHOS DE AUTOR.- Los “copyright trolls” guardan gran similitud con los trolls de patentes, pues hacen casi lo mismo pero en el ámbito de los derechos de autor. Grandes periódicos estadounidenses, o entidades como Righthaven LLC, se han ganado este “mote”, por sus continuas amenazas y demandas a blogueros por copiar contenidos de sus portales de noticias. La Recording Industry Association of America (RIAA) y el U.S. Copyright Group (USCG) son conocidos por demandar a cientos o tal vez miles de fans de la música y los videos por usar tecnología peer-to-peer para compartir archivos con muchas personas, provocando la descarga ilegal de obras protegidas (canciones, videos, videojuegos, películas, etc.)

Finalmente vienen los trols que pronostico empezarán a surgir en este año en México:

TROLS DE DATOS PERSONALES.- A partir del 6 de enero de 2012, todo titular de datos personales podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) frente a los particulares o responsables que usen dichos datos. Si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento no prevén ningún tipo de compensación económica (reparación del daño) para aquellos titulares que se vean afectados por un tratamiento inadecuado de sus datos personales, es conocido por muchos que las multas por incumplimiento de esta ley pueden llegar hasta caso $40 millones de pesos. Este puede ser motivo suficiente para que tanto titulares inconformes como competidores sin escrúpulos busquen promover ante el IFAI el inicio de procedimientos de verificación o de protección de derechos, con el fin de molestar a particulares o responsables del tratamiento de datos personales, o tal vez buscando algún tipo de compensación monetaria fuera del procedimiento.

Después de leer este breve artículo espero que usted sea capaz de distinguir a los clásicos trols escandinavos, de los modernos trols cibernéticos y trols litigantes… ¡uno nunca sabe con quién se puede topar!

Tips legales para emprendedores digitales.

En la era de los negocios electrónicos, la mayoría de las veces el valor de una compañía reside principalmente en activos intangibles, como las ideas, el know-how, las bases de datos, el software, las marcas, las patentes y otros bienes inmateriales. Es por ello que inclusive antes de pensar en la creación de la misma empresa, es indispensable proteger la propiedad intelectual que forma el esqueleto de los negocios on-line.

La propiedad intelectual se protege tradicionalmente a través de “registros legales” ante autoridades como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial – IMPI (marcas, avisos comerciales o patentes) o el Instituto Nacional del Derecho de Autor – INDAUTOR (obras, programas de cómputo, bases de datos, reservas de derechos, etc.)

Sin embargo, existen medios alternativos para proteger nuestra propiedad intelectual, entre ellos los “NDA’s” y los “registros en internet”. Los Contratos de Confidencialidad (Non-Disclosure Agreements) son la principal herramienta para proteger las ideas, los secretos industriales y la información confidencial de las empresas. Estos contratos no requieren registro ante ninguna autoridad, son documentos completamente privados. Cuando contratamos empleados o prestadores de servicios (socios de negocios, outsourcing, etc.) es importante que dichos contratos contemplen cláusulas de confidencialidad o acuerdos independientes que rijan esta materia.

Por “registros en internet” me refiero básicamente al oportuno registro de nombres de dominio y cuentas en las principales redes sociales. El pensar en registrar solo el nombre de dominio “.com” es cosa del pasado, ahora es necesario extender la protección cuando menos a los nombres de dominio “.com.mx” y “.mx”. Si pretendes internacionalizar tu empresa o vender tus productos y servicios no solo en México sino en el extranjero, considera registrar otros nombres de dominio nacionales o territoriales (ccTLD’s).

Si llegares a pasar por alto esta recomendación, en un futuro puedes hacer uso de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), o su equivalente local (LDRP). Sin embargo, si no le prestas importancia al registro de cuentas de tu marca y empresa en las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin y YouTube), cuando quieras hacerlo tal vez te topes con que dichos nombres ya están registrados por terceros (probablemente malintencionados), y si ese es el caso, difícilmente podrás “recuperar” el derecho a tener esos nombres como cuentas, puesto que a la fecha no existen mecanismos legales formales para iniciar disputas de esta naturaleza.

Lo anterior implica que, cuando estés en el proceso creativo para elegir la marca de tu producto o servicio, o el nombre de tu empresa, necesitas revisar primero si dichos nombres no solo no están previamente registrados como marcas o reservas de derechos, sino también si están registrados como cuentas (nombres de usuario) en las principales redes sociales.

Otros dos puntos indispensables a considerar en un emprendimiento digital son, las leyes de protección al consumidor y protección de datos personales.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 76 bis una serie de requisitos para quienes presten servicios o vendan productos a través de medios electrónicos, entre ellos: usar la información del consumidor en forma confidencial; usar mecanismos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor; proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones, etc.

La ya famosa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento establecen un amplio catálogo de obligaciones para quienes realicen tratamiento de datos personales, y si existen infracciones a esta ley, las multas pueden llegar casi a los $40 millones de pesos.

Estos son solo algunas consideraciones de índole legal que deberán tomar en cuenta los emprendedores digitales antes de llevar a cabos sus negocios en línea. Hacer caso omiso de estos puntos ¡es como tirarse un clavado en mar abierto sin salvavidas y sin bote de rescate!

Servicio al Cliente, el Talón de Aquiles de las Marcas

Estando todavía de vacaciones, el último día del 2012 decido visitar “Facebook” y me topo con un comentario muy amargo de una buena amiga mía. Decidió usar la página de “Samsung México” para externar casi en tono de desesperación una queja seria sobre su servicio. Desde el 2 de diciembre reportó la descompostura de su refrigerador, el cual había comprado apenas hace 6 meses. Después de 80 llamadas telefónicas y de hablar con al menos 10 personas distintas, su refrigerador quedó reparado el 5 de enero. No fueron las numerosas llamadas y la aparente incapacidad del servicio técnico de ayudarla lo que más le molestaba, sino estar casi mes y medio sin refrigerador y haber echado a perder sus vacaciones –incluyendo la cena de fin de año- por no tener donde conservar los alimentos de manera apropiada. En reiteradas ocasiones quedaron de mandarle un técnico, el cual simplemente no llegaba o decía que llegaba y cuando salía por él ya no estaba.

¿Por qué una marca internacional que goza de una excelente fama mundial por la calidad de sus productos tiene tan mal servicio al cliente / servicio post-venta? De poco sirve tener tan buenos productos y un catálogo de electrodomésticos y aparatos electrónicos tan amplio si cuando el cliente necesita de su ayuda, el área de servicio técnico simplemente no tiene la capacidad de responder adecuadamente. Como consumidor estoy seguro que cuando menos hay dos requisitos mínimos para considerar a una marca como “buena”: buenos productos y buen servicio al cliente. Y si la marca es “excelente” es porque tiene excelentes productos y excelente servicio al cliente. Cuando alguno de los dos factores que componen este binomio es malo, la parte positiva del otro factor se opaca y diluye rápidamente. Para que una marca provoque una buena sinergia entre los consumidores, sin duda es necesario que ambos factores sean positivos.

Algunos consejos prácticos para tener un buen servicio al cliente son los siguientes:

  • Customer Experience Manager, Customer Experience Engineer, Customer Service Manager, Customer Advocate son diferentes roles que algunas empresas han creado al interior de su organización para atender las necesidades de sus clientes de una manera integral. Lo importante no solo es tener un departamento o responsable de atender al cliente, sino que éste tenga la capacidad de “jalar los hilos” en la empresa para hacer que las cosas sucedan.
  • Facilita la atención al cliente a través de redes sociales (Community Managers). No se trata de tener una o varias personas que “platiquen” con clientes en Facebook y en Twitter, sino de brindarles una atención oportuna y de darle seguimiento a las quejas o aclaraciones que presenten los clientes. Los Community Managers deben funcionar como un enlace entre los clientes y quienes pueden resolver sus quejas o atender sus solicitudes de información al interior de la empresa, y dependen de alguna de las funciones citadas en el punto anterior.
  • Establece “Service Level Agreements” (SLA’s) para tus clientes. Así como somos muy buenos para exigir tiempos de respuesta a nuestros proveedores, seamos igualmente buenos para auto-exigírnoslos al interior de la organización. Como parte de los SLA’s, determina (i) ventanas de tiempo, (ii) parámetros de respuesta al cliente, (iii) métodos de escalamiento cuando el cliente no esté satisfecho con el tiempo y/o servicio brindado y (iv) procesos de seguimiento a quejas presentadas por los clientes. Si los SLA’s no se cumplen, debe haber consecuencias en la empresa (sanciones administrativas, llamadas de atención, anulación de bonos, cambios de área, e inclusive despidos).

Las marcas se deben a los consumidores. Si los consumidores no están satisfechos con la marca o con el servicio al cliente, se está poniendo en peligro el buen nombre, la reputación y el destino mismo de la marca. La labor de una empresa no culmina al poner el producto en un mostrador o punto de venta, puesto que la satisfacción al consumidor es indispensable para que los productos se sigan vendiendo, y ésta siempre se da post-venta.

El ABC de la propiedad intelectual.

Tanto lectores como asistentes a conferencias, cursos y seminarios suelen comentarme que suelen confundirse entre los diversos derechos de “propiedad intelectual”. Sin pretender ser exhaustivo en los conceptos, compartiré los que a mi juicio son los más importantes conocer.

El Derecho de Creación Intelectual (llamado también “Propiedad Intelectual”) es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Las concepciones que se refieren a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) caen bajo en el campo del Derecho de Autor, y las que se refieren al comercio o a la industria, están en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La protección que otorga la Ley Federal del Derecho de Autor a las obras es la vida del autor más cien años después de su muerte. Después de este plazo, las obras entran al dominio público. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Son sujetas a protección en este rubro las obras: literaria, musical (con o sin letra), dramáticas, danza, pictórica o de dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual, programas de radio y televisión, programas de cómputo (software), fotográfica, de compilación (enciclopedias, antologías, bases de datos). Muchas de las cosas que vemos en un sitio web se pueden proteger bajo Derechos de Autor, tales como los textos (obras literarias), fotografías, videos, aplicaciones, bases de datos, etc.

La ley de la materia contempla también la Reserva de Derechos, que es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

III. Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

En el ramo de la Propiedad Industrial, se encuentran primordialmente las Marcas y las Patentes. Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Por su composición, las Marcas pueden ser: Nominativas (formadas por palabras), Innominadas (formadas por símbolos, imágenes o figuras), Mixtas (formadas por palabras y símbolos, imágenes o figuras) y Tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación). Como lo he mencionado con anterioridad, hay 45 clases en donde puedes buscar obtener el registro de tu marca (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas). La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas es de 10 años, renovables por períodos iguales.

La Patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor o a su causa habiente. Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología o invención patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije.

Las protección  que brinda la Ley de la Propiedad Industrial a las patentes es de veinte años “improrrogables” (a diferencia de las marcas, las patentes no se pueden renovar). Después de este término, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público.

La ley de la materia protege también los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, los avisos comerciales y los nombres comerciales. El órgano que regula esta materia en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Como puedes ver, el campo de la propiedad intelectual es muy amplio y complejo, pero indispensable para proteger todo tipo de creaciones estéticas, así como concepciones comerciales o industriales. Si no proteges tus activos intangibles oportunamente, corres el riesgo de que otro “se apropie” de tu negocio.

¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?

Cada vez resulta más común que pequeños empresarios (PYMES) y emprendedores reciban cartas (vía postal o correo electrónico) de despachos de abogados que dicen básicamente lo siguiente:

  • Que son representantes legales del titular de una marca registrada (usualmente el dueño de esta marca es una empresa grande, reconocida y multinacional);
  • Que saben que tú estás haciendo uso de dicha marca registrada (ya sea de manera idéntica o con un signo distintivo similar en grado de confusión);
  • Que el titular de la marca (su representada) no te ha dado permiso para usarla, y por lo tanto consideran “ilegal” el uso que estás haciendo de la misma;
  • Que tienes “tantos” días para cesar todo uso de la marca, y cuando se trata de un nombre de dominio, también te piden que lo entregues o transfieras al titular de la marca;
  • Que si no cumples con sus pretensiones, te van a demandar por la vía administrativa, penal, civil y todas las que se les ocurra, para buscar resarcir los daños y perjuicios que les has causado.

A estos comunicados se les conoce en el gremio legal como “cartas de cese y desistimiento”. No importa si se trata de una empresa grande, mediana o pequeña, si los abogados creen que estás violando la marca de su cliente, te enviarán una carta como esta. Como es obvio, el objetivo es “amenazar y asustar” para lograr su objetivo (evitar que uses la marca de su cliente) sin irse a litigios que pueden tardar años y sin garantía de éxito.

Hay dos errores muy comunes que cometen quienes reciben estas cartas de cese y desistimiento: (1) contestarla sin asesoría legal o (2) contestarla con asesoría legal inadecuada (típicamente recurren al abogado familiar  o de la empresa, que no tiene experiencia en asuntos de propiedad intelectual).

Lo que tienes que saber es que es probable que los abogados que redactaron la carta estén mintiendo o cuando menos estén exagerando en sus afirmaciones y pretensiones.

Hay “45 clases de marcas” por lo que es perfectamente viable que dos marcas idénticas puedan convivir legalmente en industrias o productos distintos. El mejor ejemplo es la marca Cherokee que seguramente la mayoría asociamos a automóviles de la marca Jeep, perteneciente a Chrysler Group LLC, pero pocas veces nos pensamos que también existe la marca Cherokee para ropa que es vendida en supermercados mexicanos, propiedad de la empresa Cherokee, Inc. Además existe la marca Cherokee para productos agrícolas y otra marca Cherokee para productos farmacéuticos. Estas cuatro marcas pertenecen a Clases y a empresas muy distintas, y pueden convivir legalmente sin ningún problema. Si tú usas tu marca para distinguir un producto o servicio diferente al de la empresa que te pide cesar el uso de la misma, es probable que tengas derechos plenos para seguir usándola sin infringir derechos de terceros.

Otra posibilidad es que uses una marca  con anterioridad a la fecha en que la empresa que te envió la carta obtuvo su marca. En mi columna pasada comenté el caso de Apple vs. iFone, S.A. de C.V. El gigante de Cupertino buscó por todos los medios legales que la pequeña empresa mexicana dejara de usar la marca “iFone”, pero falló estrepitosamente en tres ocasiones, ya que los tribunales mexicanos reconocieron el derecho de esta empresa a usar “iFone”, puesto que dicha marca fue concedida en 2003 y las marcas “iPhone” de Apple no fueron concedidas sino hasta en el 2007 y 2008.

En suma, si recibes una de estas cartas amenazantes no entres en pánico ni contestes nada a los abogados que te la enviaron sin la previa asesoría legal de un experto en propiedad intelectual. Contestar sin saber es como ir a la guerra sin fusil. Puedes arruinar toda posibilidad de éxito si no cuentas con una asesoría legal adecuada. Si haces un uso legítimo y de buena fe de tu marca, seguramente tendrás posibilidad de defenderla y conservarla.

iFone se impone ante Apple en tribunales mexicanos.

La semana pasada los medios de prensa se vieron inundados por una noticia que impactó a la industria de las tecnologías de la información y particularmente a la de los teléfonos inteligentes. Con su ya marcada característica de “troll de marcas” a nivel internacional, Apple demandó en esta ocasión a la empresa mexicana iFone, S.A. de C.V. El objetivo era impedir que esta empresa siguiera usando la marca “iFone” para distinguir sus productos: software de telecomunicaciones para call centers (voz sobre IP), pues la empresa de la manzana considera que esta marca es “confusamente similar a su marca iPhone”. Técnicamente, lo que Apple presentó en el 2009 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue una “solicitud de declaración administrativa de caducidad de marca”; esto es, le pidió al IMPI que declarara caduca la marca “iFone” por no haberse usado durante los últimos 3 años.

Esta demanda resulta a todas luces temeraria, o “frívola” como dirán los americanos, pues era evidente que la empresa iFone, S.A. de C.V. era legítima, conducía negocios desde el año 2002 (con clientes de la talla de Microsoft, Avaya y Maxcomm) y había obtenido el título de marca “iFone” a mediados de 2003. Sin embargo, iPhone no hace su debut oficial en México sino hasta julio de 2008. De ahí que a partir del 2009, Apple intentara a toda costa impedir que la empresa mexicana siguiera haciendo uso de “iFone” como marca. Afortunadamente el IMPI decidió unánimemente que la empresa mexicana estaba haciendo un uso legítimo de la marca “iFone”, y por lo tanto Apple no podía obtener derechos sobre dicho signo distintivo.

Como era de esperarse, Apple no se conformó con esta decisión y decidió acudir ante una sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes resolvieron a favor del IMPI, confirmando su decisión previa. La cosa no quedó ahí, y Apple buscó ampararse ante la justicia mexicana. El pasado 25 de octubre el 18avo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a la firma de la manzana.

Después de tres intentos fallidos del gigante de Cupertino, viene la revancha de iFone, S.A. de C.V., pues ahora contrademandarán a Apple, y exigirán una indemnización, que de acuerdo al artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial, se establece en el 40% del importe en las ventas al público. En esta lucha se puede buscar que resarzan daños y perjuicios a la empresa mexicana, los principales operadores de telefonía celular -como Telcel, Movistar y Iusacell- por lo que la situación legal se antoja complicada para las empresas involucradas.

No es esta la primera vez que Apple es demandada por el uso de alguna de sus marcas en diversos países. En 2007 fue demandada por Cisco y por Man and Machine, en el 2008 fue demandada por Hanwang Technology por el uso de la marca “i-phone” en China, y en el 2012 tuvo que pagar $60 millones de dólares a la empresa Proview Technology por el uso de la marca “iPad”. Estos sin duda son algunos de los muchos problemas que una empresa puede enfrentar al crear marcas con tan poco grado de distintividad u originalidad, y a pesar de ello, buscan a toda costa aplastar a cualquiera que se atraviese en su camino.

Veo altamente probable que esta batalla legal en México se arregle fuera de tribunales, pues seguramente Apple ofrecerá a iFone, S.A. de C.V. la compra de su marca “iFone” por varios millones de dólares.